원고들이 자신들이 사용하는 표장이 피고의 등록서비스표 권리범위에 속하지 않는다며 소극적 권리범위확인심판을 청구함

【원 고】 원고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 ****) 【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 ****) 【변론종결】2007. 3. 16. 【주 문】 1. 원고들의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다. 【청구취지】특허심판원이 2006. 9. 29. 2005당3187호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 등록서비스표 (1) 출원일/등록일/등록번호 : 1995. 4. 14./1997. 1. 14./(등록번호 생략) (2) 구성 : "" (3) 지정서비스업 : 구 서비스업류 구분(1998. 3. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제112류의 ‘돼지족발요리전문업, 감자탕요리전문업, 감자탕요리체인업, 족발요리체인업, 족발요리지도업, 족발요리대행업’ (4) 권리자 : 피고 나. 확인대상표장 (1) 구성 : "" (2) 사용서비스업 : 간이식당업, 관광음식점업, 뷔페식당업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 한식점경영업, 휴게실업, 족발전문점업, 보쌈전문점업, 감자탕전문점업, 쟁반막국수전문점업 다. 이 사건 심결의 경위 원고들은, 2005. 12. 30. "원고들이 사용하는 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다."라는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2005당3187호로 심리한 후, 2006. 9. 29. "이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 모두 문자 부분과 도형 부분으로 분리 관찰될 수 있고, 양 표장의 문자 부분 중 ‘제일’ 부분에 의하여 호칭하고 관념할 것으로 보이므로 양 표장은 그 호칭 및 관념이 동일하며, 지정서비스업 또한 유사하다."라는 이유로 원고들의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [증거 : 다툼 없음] 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 원고들 주장의 요지 원고들은 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장에 공통되는 부분인 ‘제일’은 ‘첫째, 최고, 으뜸’이라는 의미로 인식되고, 다수인이 사용하는 성질표시표장으로서 식별력이 없으며, 특정인에게 독점하게 하는 것이 공익상 타당하지 않는 것이고, 확인대상표장의 ‘왕’ 부분 역시 ‘상품이 아주 크거나 여럿 중의 으뜸’이라는 의미로서 성질표시표장에 해당하며, 나머지 문자 부분인 ‘왕족발, 감자탕’과 ‘족발, 보쌈, 감자탕’은 모두 지정서비스업에서 취급하는 품목의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없다. 따라서 식별력이 있는 도형만이 요부가 될 수 있고, 양 표장의 도형을 대비하면, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분은, 혀를 반쯤 내밀면서 "맛있다 혹은 맛있게 먹었다."라는 것을 암시적으로 표현한 듯 미소를 머금고 있는데 반해, 확인대상표장은 입을 약간 벌리면서 ‘음식에 대한 자부심 혹은 자신감’을 암시적으로 표현한 듯 활짝 웃고 있는 모습이 전혀 다르고, 옷차림 또한 이 사건 등록서비스표는 나비리본을 한 반소매 티셔츠에 멜빵 바지를 입고 사각모자에 90년대 중·후반에 유행했던 앞이 볼록한 구두를 신은 음식을 서비스해주는 사람(웨이터)을 형상화한 모습인데 반해, 확인대상표장은 모자부터 신발까지 깔끔한 주방장(요리사) 의상을 착용하고 있는 세련된 모습이어서 서로 다르다. 따라서 양 표장은 도형이 비슷하지 않으므로 전체적으로 오인·혼동의 우려가 없다. 나. 표장의 유사 여부에 관한 판단 (1) 판단 기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 이러한 상표의 오인·혼동 가능성은 각 지정상품의 거래실정을 고려하여 판단하되 그 지정상품들이 그와 관련된 전문가 등에 의하여서만 수요되거나 거래되는 특수한 상품에 해당한다고 볼 특별한 사정이 없는 한 일반 수요자의 평균적인 주의력을 기준으로 판단하여야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다( 대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조). 또한, 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다( 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 참조). (2) 판 단 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 모두 문자와 도형이 결합된 상표로서, 이 사건 등록서비스표는 왼쪽에 돼지를 의인화한 도형 ‘ ’과 그 오른쪽에 ‘제일’과 상하 2단의 ‘왕족발’, ‘감자탕’이 결합된 것이고, 확인대상표장은 왼쪽에 돼지를 의인화한 도형 ‘ ’과 그 오른쪽에 ‘제일’, ‘왕’(‘ ’와 같이 도형과 결합되어 있으나 문자로서의 기능을 상실하지 않는 정도에 불과하다), ‘족발’, ‘보쌈’, ‘감자탕’이 결합된 것이다. 양 표장의 도형 부분과 문자 부분은 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로, 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 대비할 수 있다. 먼저, 양 표장의 문자 부분을 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 ‘왕족발’, ‘감자탕’과 확인대상표장의 ‘족발’, ‘보쌈’, ‘감자탕’은 모두 지정서비스업에서 제공하는 음식을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 식별력이 없고, 확인대상표장의 ‘왕’ 부분 역시 ‘족발’ 또는 ‘보쌈’과 결합하여 음식의 성질을 표시하는 것으로서 식별력이 없다. 이에 반하여 ‘제일’ 부분은, ‘第一, 순서상 첫째, 으뜸’이라는 의미{‘제일’이라는 단어는 이외에도, 자기 자신이 하지 않으면 안되는 일, 제일(祭日, 제삿날), 제일(帝日, 음양가에서, 사람의 성(姓)에 따라 길하다고 하는 날), 제일(除日, 섣달 그믐), 제일(齊一, 똑같이 가지런함) 등의 의미도 있으나 수요자들은 주로 ‘순서상 첫째, 으뜸’으로 직감할 것이다}로서 지정서비스업의 우수성에 대하여 어느 정도 암시하고 있으나, ① ‘제일’이라는 문자는 사람의 이름으로도 사용되고, 거래계에서 특정한 상품 또는 업종을 표시하는 단어와 함께 다양한 업종과 관련하여 특정인의 상표 또는 서비스표로서 등록·사용되고 있는 점(갑 제3호증, 을 제5호증), ② ‘제일’이라는 문자가 일반적인 품질의 우수성을 나타낼 때에는 단지 ‘제일’이라는 단어만을 단독으로 사용하는 것이 아니라 ‘제일 맛있는’, ‘제일 품질 좋은’, ‘제일 기분 좋은’, ‘제일 서비스가 좋은’ 등의 예와 같이 다른 성질표시적 형용사와 함께 사용되어 왔기에(경험칙), 위 양 표장에 있어서 ‘제일’ 부분은 서비스업의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시’한 것이라고 보기 어려운 점, ③ 결합상표에 있어서 각 구성 부분의 식별력의 유무 내지 강약은 단독으로 상표를 구성할 경우와 달리 다른 부분의 식별력 유무 내지 강약에 의하여 영향을 받을 수 있는바, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장의 ‘제일’을 제외한 나머지 부분은 모두 직접적으로 서비스업의 성질을 표시하는 것으로서 전혀 식별력을 지니지 않음에 비하여, ‘제일’ 부분은 위 ①·②와 같은 이유로 어느 정도 식별력을 인정할 수 있어, 전체 문자 부분 중 상대적으로 강한 식별력을 발휘하는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 접하는 수요자들은 ‘제일’ 부분이 단순히 서비스업의 성질을 표하는 것으로 인식하기보다는 서비스업의 출처표시로서 인식할 것으로 보는 것이 옳다. 따라서 양 표장의 문자 부분은 모두 상대적으로 식별력이 강한 ‘제일’ 부분이 요부라고 할 수 있고, 그 요부가 동일하므로 양 표장은 서로 유사한 표장이라 할 것이다. 다. 지정서비스업의 유사 여부에 관한 판단 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘돼지족발요리전문업, 감자탕요리전문업, 감자탕요리체인업’과 확인대상표장의 사용서비스업인 ‘족발전문점업, 보쌈전문점업, 감자탕전문점업’은 동일·유사하다. 라. 소결론 따라서 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 표장이 유사하고, 지정서비스업 또한 동일·유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결론을 같이하여 원고들의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 결 론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없어 기각한다. 판사 성기문(재판장) 강경태 한동수