원고가 통상사용권자에게 등록상표를 사용하게 했는데, 그 사용권자가 피고의 주지상표와 혼동을 일으키는 변형 상표를 운동화에 붙여 사용함.

• 원고는 의류·신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표를 소유하고 있었고, 2004년 1월 30일부터 2007년 1월 31일까지 통상사용권자에게 운동화(농구화)를 지정상품으로 하는 통상사용권을 설정해 주었다.
• 통상사용권자는 2004년 2월 24일 설정등록을 마친 후, 운동화 옆면·안창·꼬리표 등에 'A6'와 'CITY SPIRIT'가 포함된 실사용상표를 붙여 사용하였다.
• 피고는 2000년 8월경부터 의류·신발·가방 등에 'A6' 상표를 사용해 왔고, 2005년 3월 2일에는 'A6' 상표를 등록받았으며, 이 상표는 국내 소비자에게 널리 알려진 주지·저명 상표였다.
• 피고는 2005년 5월 17일 원고를 상대로, 통상사용권자의 실사용상표 사용으로 인해 등록상표가 피고의 주지상표와 혼동을 일으킨다며 등록취소심판을 청구하였다.
• 특허심판원은 2006년 2월 27일 실사용상표가 대상상표와 유사하여 상품 출처의 오인·혼동 우려가 있다며 피고의 심판청구를 받아들여 등록취소 심결을 하였다.
• 이에 원고는 2004년 10월 25일 통상사용권자에게 계약 해지를 통지하고 2006년 4월 5일 통상사용권 설정등록을 말소하는 등 상당한 주의를 기울였다며 심결 취소를 구하였다.

원고 소유의 등록상표에 대해 통상사용권자가 피고의 주지상표 'A6'와 혼동을 일으키는 실사용상표를 운동화에 사용하자, 피고가 등록취소심판을 청구하여 특허심판원이 등록취소 심결을 내렸다. 원고는 자신이 사용권자에게 계약 해지를 통지하고 설정등록을 말소하는 등 상당한 주의를 기울였다며 심결 취소를 구했지만, 법원은 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

• 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 등록이 취소되려면, 통상사용권자가 등록상표와 유사한 상표를 지정상품과 같거나 비슷한 상품에 사용하고, 그 결과 타인의 상표와 품질 오인이나 출처 혼동을 일으켜야 한다.
• 법원은 통상사용권자가 사용한 실사용상표가 등록상표를 변형한 것으로 등록상표와 유사하고, 피고의 주지상표와도 전체적으로 비교할 때 출처 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보았다.
• 상표법 제73조 제1항 제8호 단서의 '상당한 주의'란 단순히 오인·혼동하지 말라고 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 실질적·정기적으로 감독하거나 보고를 받는 등 사용권자를 실질적으로 지배 아래 두는 관계가 유지되어야 한다.
• 원고가 계약 해지 의사를 통지하고 통상사용권 포기를 원인으로 설정등록을 말소한 것만으로는 상당한 주의를 다한 것으로 인정할 수 없다고 판단하였다.
• 따라서 특허심판원의 등록취소 심결은 정당하고, 원고의 심결 취소 청구는 받아들여지지 않았다.

상표권자는 통상사용권자가 등록상표를 제대로 사용하는지 실질적으로 감독해야 하며, 단순히 계약을 해지하거나 등록을 말소하는 것만으로는 책임을 면하기 어렵다. 이 사건은 상표권자가 사용권자의 상표 사용을 방치할 경우 등록 자체가 취소될 수 있음을 보여준다.