****가 'Coffee Bean Cantabile' 상표를 등록함.

【원 고】 인터내셔날 커피 앤드 티, 엘엘씨 (소송대리인 변리사 박영순) 【피 고】 주식회사 코리아세븐 (소송대리인 변리사 정부연) 【변론종결】2011. 3. 30. 【주 문】 1. ****의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 ****가 부담한다. 【청구취지】특허심판원이 2010. 8. 13. 2009당2708호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2008. 1. 25. / 2009. 9. 30. / (**** 생략) 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류 - 인스턴트커피, 인조커피, 천연커피원두 등(자세한 내역은 별지 1과 같다) 나. 선사용상표 1 1)출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1998. 3. 18. / 1999. 1. 19. / (**** 생략) 2) 표장 : 3)지정상품 : 상품류 구분 제30류 - 커피, 홍차 다. 선사용상표 2 1)출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 11. 30. / 2002. 10. 7. / (**** 생략) 2) 표장 : 3)지정상품 : 상품류 구분 제30류 - 커피 라. 이 사건 심결의 경위 ****는 ****의 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 4호, 9호, 10호, 11호, 12호에 각 위배된다고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다. 그러나 특허심판원은 이 사건 등록상표가 위 각 호에 위반되지 않는다고 판단하여 ****의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 【인정근거 : 다툼 없는 사실, ****, 2호증, 변론 전체의 취지】 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. **** 주장의 요지 1) 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시인 2009. 9. 1.경에 이미 수요자간에 ****의 상표나 사용상품이라고 인식되어 있는 선사용상표 1, 2와 유사하므로 상표법 7조 1항 11호에 해당하거나, 같은 항 9호, 10호에 의하여 그 등록이 무효이다. 2) 이 사건 등록상표는 그 출원일인 2008. 1. 25.경에 국내 또는 외국의 수요자간에 ****의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 1, 2와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻거나 ****에게 손해를 가할 부정한 목적을 갖고 출원되어 등록된 상표이므로 상표법 7조 1항 12호에 해당한다. 나. **** 주장의 요지 1) 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 9호 내지 11호, 12호에 해당하기 위해서는 적어도 선사용상표 1, 2와의 유사성이 인정되어야 할 것인데, 선사용상표 1, 2가 비록 국내에서 선등록된 상표이기는 하지만 상표를 구성하는 문자부분인 ‘Coffee Bean’의 식별력에 의해서가 아니라 그와 결합된 도형의 자타상품의 식별력 때문에 등록된 것이다. 따라서 식별력 없는 ‘Coffee Bean’을 제외한 나머지 부분을 놓고 대비하면 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2는 외관, 호칭, 관념에서 차이가 나므로 유사한 상표에 해당하지 아니한다. 2) 설령, ****가 선사용상표 1, 2를 상표로 등록받아 장기간 사용하여 온 결과로 원재료 표시에 해당하는 ‘Coffee Bean’ 부분이 수요자들 사이에 널리 호칭됨으로써 나름대로의 식별력을 갖게 되었다 하더라도, 그 부분은 등록 당시에 식별력이 없던 부분이어서 등록 후의 사용으로 식별력을 취득하였다 할지라도 상표의 동일, 유사 여부를 판단함에 있어서 중심적 식별력을 갖는 요부는 될 수가 없으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2는 유사하지 아니하다. 3) 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2와 표장이 비유사하여 품질 오인이나 혼동의 우려가 없다 할 것이므로, 상표법 7조 1항 9호 내지 11호, 12호에 각 해당하지 아니한다. 다. 이 사건의 쟁점 ****는 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 9호 내지 11호, 12호에 각 해당하는 것으로 주장하고 있다. 그런데 이 사건 등록상표가 위 각 호에 해당하기 위해서는 선사용상표 1, 2와 상표가 동일하거나 유사해야 하므로, 이 사건의 실질적 쟁점은 이 사건 등록상표가 선사용상표 1, 2와 동일하거나 유사한 상표로 볼 수 있는지 여부이다. 3. 판단 가. 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2의 유사 여부 1) 판단기준 상표법 41조 1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 52조 1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니다(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결 참조). 2) 구체적 검토 가) 외관의 대비 이 사건 등록상표는로서 영문자 ‘Coffee Bean’과 ‘Cantabile’가 결합된 문자상표이다. 선사용상표 1은 로서 둥그런 원을 수평의 직선을 기준으로 상하로 나누어서, 상부의 반원 안에는 커피 원두 즉, ‘Coffee Bean’의 도형이 그려져 있고, 그 반원 상단에는 ‘The Coffee Bean’이라는 이탤릭체의 영문자가 표기되어 있다. 그리고 하부의 반원 안에는 찻잎 즉, ‘Tea Leaf’의 도형이 그려져 있고 그 반원 하단에는 ‘＆ Tea Leaf’라는 이탤릭체의 영문자가 표기되어 있다. 선사용상표 2는 로서 선사용상표 1과 똑같은 표장이 좌측에 놓여져 있고, 그 우측에는 이탤릭체의 영문자 ‘The Coffee Bean’이 결합되어 있는 결합표장이다. 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2를 놓고 서로 대비하여 보면, 각 상표들은 도형의 유무와 형태 등에서 외관에 현저한 차이가 있음을 알 수 있다. 나) 호칭의 대비 이 사건 등록상표는 영문자로 표기된 부분의 한글발음에 의해서 일반 수요자나 거래자들 사이에서 ‘커피 빈 칸타빌레’로 호칭될 것으로 판단된다. 선사용상표 1은 도형 부분을 제외한 영문자 부분의 한글발음인 ‘더 커피 빈 앤드 티 리프’로 호칭될 것으로 판단된다. 선사용상표 2는 영문자로 크게 표기되어 있는 부분의 한글발음에 따라서 ‘더 커피 빈’으로 호칭될 것으로 판단된다. ****는 위 각 상표들의 호칭과 관련해서, 선사용상표 1, 2는 일반 수요자나 거래자 사이에서 ‘커피 빈’으로 널리 알려져 약칭되고 있고, 이 사건 등록상표 또한 ‘커피 빈’으로 호칭될 수가 있으므로 그 경우에는 선사용상표 1, 2와 이 사건 등록상표는 호칭이 같거나 매우 유사해서 서로 오인, 혼동의 우려가 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호, 12호가 규정한 유사한 상표에 해당한다고 주장한다. 그러므로 살펴보건대, ****의 주장대로 ‘Coffee Bean’으로 위 각 상표들이 약칭되고 그에 따라 호칭이 유사하거나 같다고 인정하기 위해서는, 위 각 상표들이 ‘Coffee Bean’ 부분과 나머지 부분으로 분리가 가능하고, 나아가 약칭되는 부분인 ‘Coffee Bean’이 상표의 유사 여부를 판별하는 식별력 있는 요부로서 기능하여야만 가능하다 할 것이다. 그런데 선사용상표 1, 2는 모두 문자와 도형이 결합된 상표이므로 문자부분을 도형부분과 분리해서 호칭하는 것이 가능하리라 판단되지만, 도형과 문자부분을 분리하여 약칭하더라도 선사용상표 1은 ‘더 커피 빈 앤드 티 리프’로 호칭되고, 선사용상표 2는 ‘더 커피 빈’으로 호칭된다. 여기서 한 걸음 더 나아가서 선사용상표 1, 2가 일반 수요자나 거래자에게 그냥 ‘커피 빈’으로 인식되고 호칭되기 위해서는 ‘커피 빈’ 부분 그 자체가 독자적으로 식별력이 있는 요부가 될 수 있어야 하는데, 선사용상표 1은 지정상품이 커피, 홍차, 선사용상표 2는 지정상품이 커피로서 선사용상표 1, 2의 표장에서 ‘Coffee Bean’은 각 해당 지정상품의 원재료를 나타내는 성질표시 표장에 불과하므로 그 자체가 식별력 있는 요부가 된다고 보기는 어렵다. 따라서 일반 수요자나 거래자가 ‘Coffee Bean’ 부분만으로 선사용상표 1, 2를 약칭한다 할지라도, 원재료 표시에 그치는 ‘Coffee Bean’이 중심적인 식별력을 갖는 요부가 될 수 있음을 전제로 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2의 호칭의 유사를 주장하는 ****의 주장은 이유 없다. ****는 다시, 선사용상표 1, 2는 국내외에서 꾸준히 사용되어온 결과 ‘Coffee Bean’이 독자적인 식별력을 갖추게 되었으므로 이 사건 등록상표와의 유사 여부를 판별하는 중심적 식별력을 갖는 부분이 될 수 있다고 주장한다. 그러나 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득하였다 하더라도 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수는 없다 할 것인데, 선사용상표 1, 2를 사용하는 매장이 국내에서는 2001. 5. 10. 청담점을 1호점으로 하여 시작된 사실은 **** 스스로도 인정하고 있으므로 적어도 선사용상표 1, 2는 그 출원 당시인 1998년도와 2000년도에는 국내에서 널리 사용되거나 알려져 있지 아니하였던 것으로 추정되므로, 선사용상표 1, 2에서 기술적 표장인 ‘Coffee Bean’ 부분이 선사용상표 1, 2의 등록 당시에 식별력을 취득하여 등록된 것은 아니라고 판단된다. 그렇다면, 비록 선사용상표 1, 2가 국내에서 상표 등록된 이후에 널리 사용됨으로써 일반 수요자나 거래자가 ‘Coffee Bean’이라고 하면 곧 ****의 선사용상표 1, 2를 가리키는 것으로 인식하게 되었다 하더라도 위 ‘Coffee Bean’ 부분은 선사용상표 1, 2가 등록결정될 당시에 식별력이 있던 부분이 아니므로 비록 등록 후에 식별력이 생겼다 하더라도 선사용상표 1, 2와 이 사건 등록상표의 유사 여부를 판단하는 중심적 식별력을 갖는 요부는 될 수가 없다. 따라서 ****의 위 주장은 이유 없다. ****는 마지막으로 선사용상표 1, 2는 상표법 7조 1항 11호의 특정인의 상표로 인식된 상표 내지는 같은 항 12호의 주지상표에 해당하기 때문에 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2와 유사하다는 취지로 주장하므로 살피건대, ****의 위 주장이 선사용상표 1, 2와 이 사건 등록상표의 공통 부분인 ‘Coffee Bean’이 유사하므로 위 각 상표가 유사하다는 취지라면 앞서 살펴 본 바와 같이 선사용상표 1, 2에서 ‘Coffee Bean’ 부분이 중심적 식별력을 갖는 요부가 될 수는 없으므로 그 부분이 유사하다는 점만으로 이 사건 등록상표가 선사용상표 1, 2와 유사하다고 보기는 어렵고, 만약 ****의 위 주장이 ****8호증에 의하여 미국에서 등록된 상표로 인정되는 ‘THE COFFEE BEAN’이 이 사건 등록상표의 출원 당시에 미국에서 주지상표에 해당하므로 이 사건 등록상표가 위 주지상표인 ‘THE COFFEE BEAN’과 유사하여 상표법 7조 1항 9호, 11호, 12호에 해당한다는 취지의 것으로 선해하더라도, ****가 제출한 ‘****6 내지 44호증(가지 번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, ****가 미국에서 선등록한 상표들이 ‘THE COFFEE BEAN’과 선사용상표 1, 2를 비롯해서 다수 개가 있으나 그 중에서 ****가 미국을 비롯해서 국내외에서 주로 사용하여 온 표장은 ‘THE COFFEE BEAN’이 아니라 선사용상표 1 또는 2인 사실이 인정될 뿐이므로, ****의 주장을 선해하여 판단하더라도 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2는 ‘Coffee Bean’이 중심적 식별력을 갖는 요부가 아니므로 그 부분만으로는 분리되어 약칭되는 경우가 있다 할지라도, 위 각 상표는 호칭이 같거나 유사한 경우에 해당하지 아니한다. 다) 관념의 대비 선사용상표 1은 커피 원두와 찻잎, 선사용상표 2는 커피 원두, 이 사건 등록상표는 커피 원두와 칸타빌레라고 하는 관념이 형성될 것이나, 앞서 본 것처럼 커피 원두 그 자체는 지정상품의 원재료 표시에 불과하여 식별력이 없기 때문에 그 부분의 공통점만으로는 위 각 상표의 관념이 일치한다고 보기는 어렵다. 3) 대비결과 선사용상표 1, 2와 이 사건 등록상표는 외관과 호칭이 다르고 관념도 일치하지 아니하므로 서로 비유사한 상표에 해당한다. 나. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표 1, 2와 표장이 비유사하므로 상표법 7조 1항 9호 내지 11호, 12호에 해당하지 아니한다. 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 같이 하는 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 ****의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. [별지 생략] 판사 변현철(재판장) 박창수 박민정