피고가 등록상표를 변형한 실사용상표를 팬시상품과 문구류에 계속 사용하여 원고의 상표와 혼동을 일으켰다고 주장됨

• 피고는 1990년 5월 23일 출원하여 1991년 9월 17일 등록된 앉아있는 고양이 도형으로 된 등록상표를 보유하고 있었고, 원고는 1988년 2월 10일 출원하여 1989년 2월 9일 등록된 고양이 도형 계열의 대상상표 1, 2를 보유하고 있었다.
• 피고는 등록상표에 영문자 "Hello Kitty"나 꽃·별 도형 등을 결합한 실사용상표 1 내지 6을 팬시상품과 문구류에 사용해 왔는데, 원고는 피고가 고의로 등록상표를 원고의 대상상표들과 유사하게 변형하여 사용함으로써 오인·혼동을 일으켰다며 상표법 제73조 제1항 제2호에 따라 등록취소심판을 청구하였다.
• 특허심판원은 2003년 7월 ****당23호 사건에서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.
• 피고의 실사용상표들은 등록상표의 등록 당시 이미 국내에서 팬시상품에 관하여 피고의 상표로 널리 알려져 있었고 문구류에 관하여도 어느 정도 알려져 있었으며, 피고는 그 전부터 사용해 오던 실사용상표들을 등록일 전후하여 팬시상품 및 문구류에 그대로 계속 사용해 왔다.
• 문구류는 장식적 용도로 함께 쓰일 수 있는 팬시상품의 범주에 속하여 생산자 범위, 유통 경로, 판매 장소, 수요자 범위 등이 팬시상품과 상당히 겹치는 특성이 있었다.

원고가 피고의 등록상표 변형 사용이 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유에 해당한다며 특허심판원에 심판을 청구했으나 기각되자 그 심결 취소를 구한 사건에서, 법원은 피고의 실사용상표 사용이 등록상표의 동일성 범위 내의 정당한 사용이고 부정사용의 고의도 없으며 일반 수요자에게 출처 혼동이나 품질 오인의 염려가 없다고 보아 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

• 실사용상표들은 등록상표와 구성 모티브나 아이디어가 모두 앉아있는 고양이 모습으로 동일하고, 영문자 "Hello Kitty" 등이 결합된 형태 역시 피고가 이미 등록받아 사용하던 상표들과 매우 유사하여 등록상표의 동일성을 벗어난 변형사용이라고 보기 어렵다.
• 실사용상표들은 등록상표의 등록 당시 이미 팬시상품에 관하여 피고의 상표로 널리 알려져 있었고 문구류에 관하여도 어느 정도 알려져 있었으므로, 피고가 이를 계속 사용하더라도 일반 수요자에게 출처 혼동이나 품질 오인의 염려가 없다.
• 문구류는 팬시상품과 생산자 범위, 유통 경로, 판매 장소, 수요자 범위 등이 상당히 겹치므로, 피고가 실사용상표들을 문구류에 사용하더라도 원고 상품과의 혼동 염려가 없다.
• 피고의 부정사용 고의 유무는 대상상표의 존재를 알고 있었는지, 유사하게 사용하였는지, 사용으로 실익이 있었는지 등을 종합적으로 판단해야 하는데, 실사용상표 1 내지 4는 등록상표와 동일성 범위 내의 사용이고 실사용상표 5, 6도 피고가 이미 등록받은 상표와 구성이 동일하므로 부정사용의 고의가 있다고 볼 수 없다.
• 따라서 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유에 해당하지 않아 원고의 청구는 받아들여지지 않았다.

등록상표를 변형하여 사용하더라도 그 변형이 등록상표의 동일성 범위 내에 있고 이미 널리 알려진 상표를 계속 사용한 것이며 부정사용의 고의가 없고 일반 수요자에게 출처 혼동이나 품질 오인의 염려가 없다면 등록취소사유에 해당하지 않는다는 점을 보여준 사례이다. 상표 사용의 정당성은 단순한 유사성만이 아니라 거래 실정과 고의 유무 등을 종합적으로 고려해 판단한다는 점이 핵심이다.