상표권을 넘겨받아 이전등록을 마쳤지만 등록상표를 실제로 사용하지 않은 채, 피고들의 상표권 침해를 주장하며 금지와 손해배상을 청구함.

- 1 - 광 주 지 방 법 원 제14민사부 판 결 사 건2022가합58532 손해배상(기) 원 고**** 대표이사 A 소송대리인 법무법인 라포 담당변호사 **** 소송복대리인 변호사 **** 피 고1. **** 대표이사 B 소송대리인 법무법인 유앤아이 담당변호사 ****, **** 2. **** 대표이사 C 변 론 종 결2026. 7. 23. 판 결 선 고2026. 9. 17. 주 문 - 2 - 1.원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다. 2.소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 1. ****는 별지 1 표시의 각 표장을 부착한 별지 2 기재의 제품, 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포, 수출, 전시하여서는 아니 되고, 피고1 주식 회사의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 보관 중인 별지 2 표시의 각 표장을 부착한 완제품 및 반제품, 포장지, 포장용기, 선전광고물을 각 폐기하라. 1) 2. 피고 ****는 **** 및 기타 제3자로 하여금 위 제1항에 기재된 행위를 하도록 계약(주문자상표부착방식, OEM)을 체결하고, 그 대가를 수수.요구.약 속해서는 아니 된다. 3. 피고들은 각자 원고에게 5,000만 원 및 위 돈에 대한 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 이 유 1. 기초사실 가. 원고는 별지 1 이 사건 각 등록상표 기재 상표권(이하 순번별로 ‘이 사건 제○ 등록상표’ 또는 ‘이 사건 제○ 등록상표권’으로 부른다)을 2021. 9. 1. **** (이하 ‘주식회사’ 표시는 생략한다)로부터 양수하여 그 상표권이전등록을 마쳤다. 나. 그런데 피고1에 대하여 임금 및 퇴직금 채권을 가진 소외인들이 2021. 9. 28. 광 1) 원고는 당초 소장에서는 제41-0048259호, 제41-0335298호, 제41-0335299호 각 서비스표권(등록 당시 상표법상 용어에 따라 표현한다)에 대해서도 침해를 주장하였으나 2026. 8. 4. 위 세 권리 부분 소를 취하하였다. - 3 - 주지방법원에 이 사건 제1, 3, 4 등록상표권을 포함한 피고1의 지식재산권 양도 행위 가 피고1의 일반채권자들을 해하는 사해행위에 해당하므로 피고1과 원고 사이에 2021. 9. 1. 체결된 지식재산권 양도계약이 사해행위로 취소되어야 하고 원상회복으로서 원고 는 그 이전등록의 말소등록절차를 이행하여야 한다고 주장하면서 원고를 상대로 하여 사해행위취소의 소를 제기하였다. 광주지방법원은 이 사건을 2021가합59866호로 심리 한 후 2025. 1. 16. 사해행위취소 및 원상회복 청구를 모두 인용하는 판결을 선고하였 고, 이에 대하여 원고가 항소하였으나 광주고등법원은 2025나20656호로 심리한 후 2026. 4. 30. 항소를 모두 기각하였다. 이에 대하여 상고는 제기되지 않았다. 다. 사해행위취소 및 원상회복 청구가 모두 인용된 판결이 확정되고 집행됨으로써, 이 사건 제1, 3, 4 등록상표에 관한 원고 명의의 상표권이전등록에 대하여 말소등록절 차가 마쳐졌다. 라. 한편, 이 사건 각 등록상표에 대하여 원고가 상표권이전등록을 받고도 실제로 상 표 사용을 하지 않았음을 이유로 한 상표권등록취소심판이 2024. 9. 19. 청구되어 특허 심판원에 계속 중이다(특허심판원 사건번호는 이 사건 제1 등록상표에 대하여 2024당 2758호, 제2 등록상표에 대하여 2024당2763호, 제3 등록상표에 대하여 2024당2762호, 제4 등록상표에 대하여 2024당2761호이다). [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이 하 같다), 을가 제9, 10, 18, 19호증, 을나 제2, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지 2. 원고가 이 사건 제1, 3, 4 등록상표의 상표권자인지에 관한 판단 민법 제406조의 채권자취소권의 행사로 인한 사해행위의 취소와 일탈재산의 원상회 - 4 - 복은 채권자와 수익자 또는 전득자에 대한 관계에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이고 채무자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니므로(대법원 2000. 12. 8. 선고 98두11458 판결 등 참조), 소외인들이 원고를 상대로 한 사해행위취소 청구 소송에서 승소확정판 결을 받고 그 판결을 집행함에 따라 원고의 이 사건 제1, 3, 4 상표등록이 말소되었다 고 하더라도 그 효력은 피고들에게 미치지 아니한다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후 1435 판결 및 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결의 취지 참조). 따라서 피고 들과의 관계에서 이 사건 제1, 3, 4 등록상표의 상표권자는 여전히 원고라고 보아야 한다. 3. 침해금지청구에 관한 판단 가. 불사용으로 인하여 상표등록이 취소로 될 것임이 명백한 경우 침해금지청구를 허용할 수 있는지에 관하여 상표법이 상표권을 보호하는 것은 어디까지나 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도 모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하기 위함이지(상표법 제1조 참 조), 상표 사용으로 축적되는 업무상 신용과는 무관하게 상표를 구성하는 표장 자체에 재산적 가치가 있기 때문은 아니다. 그리고 상표법은 일정한 요건만 구비하면 사용 여 부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택하면서도, 실제 사용 되지 않는 상표의 등록을 허용함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상 표등록을 취소할 수 있도록 하는 제도 또한 마련하고 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조). - 5 - 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이 념에 맞게 행사되어야 하는데(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판 결 참조), 상표 사용 의무를 이행하지 아니하여 그 등록이 취소될 것임이 명백함에도 형식적으로 상표등록이 유지되고 있다는 이유로 그 상표권을 별다른 제한 없이 독점. 배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 위와 같은 상표법의 입법목적과 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 맞지 않을 뿐만 아니라, 실질적 정의와 당사자들 사 이의 형평에도 어긋난다. 따라서 불사용으로 인하여 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되기 전이라고 하더라 도 이미 그 취소심판이 청구되어 장차 상표등록이 취소로 될 것임이 명백한 경우에는 적어도 그 상표권에 기초한 침해금지청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하 여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표 권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위 한 전제로서 불사용으로 인한 상표등록 취소 여부에 대하여 심리.판단할 수 있다고 할 것이다(불사용으로 인한 상표등록 취소사유가 있다고 하더라도 취소심결이 확정되 지 않는 한 그 등록상표권에 기초한 침해금지청구권의 행사를 제한할 수 없다는 취지 로 판시한 대법원 1991. 4. 30. 자 90마851 결정, 대법원 1989. 4. 24. 선고 89다카 2988 판결, 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결 등은 불사용으로 인한 상표등록 취소 심결이 확정되더라도 소급효를 전혀 인정하지 않았던 2016. 2. 29. 법률 제14033 호로 전부개정되기 전의 구 상표법이 적용되는 사안에 관하여 판단한 판결로서 이 사 건에는 원용할 수 없다). 한편, 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정하는 상표 불사용을 이유로 한 상표등록취 - 6 - 소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제3항에 의하여 상표권자인 피청구인이 해당 등록 상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3 년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청 구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 따라서 상표권자에 게 해당 상표등록취소심판청구일 전 3년 이내에 해당 등록상표를 사용한 사실이 있음 을 증명할 책임이 있다. 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 각 등록상표에 관하여 불사용 취소심판이 청구되 어 특허심판원에 계속 중인 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고가 제출한 모든 증거에 의 하더라도 원고가 이 사건 각 등록상표의 상표권을 취득한 이후 실제로 상표법 제2조 제1항 제11호 등 상표법상 상표 사용에 해당하는 행위를 하였음을 인정하기에는 부족 하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 다만 원고는 위 불사용 취소심판 절차에서 상표를 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유가 있다는 주장을 하고 있으므로, 원고 의 이 사건 각 등록상표가 불사용으로 인하여 상표등록이 취소로 될 것임이 명백한 경 우에 해당하는지의 여부는 불사용에 정당한 이유가 인정되는지에 관한 판단에 따라 결 정하여야 한다. 나. 상표 불사용에 정당한 이유가 있는지에 관하여 1) 관련 법리 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자.전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하 여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 또한 같은 조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심 - 7 - 판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국 내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되 는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정 하고 있다. 이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천 재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판 매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에 서 일반적.정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적.외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여 야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 사람의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같 은 주관적.내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소 를 면할 수 없다(대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결, 대법원 2026. 3. 12. 선 고 2024후11460 판결 참조). 2) 판단 원고는 먼저, 이 사건 각 등록상표권을 이전받은 후에도 화장품 업계에서 주지저명 한 ‘백옥생’ 표장의 명성에 부당 편승하여 이 사건 각 등록상표의 표장 및 이와 유사한 표장을 정당한 권원 없이 사용하는 사례가 적지 않아 동종업계 및 일반수요자에게 출 처의 오인.혼동을 초래하는 상황이었으므로, 이러한 현실 속에서 원고가 이 사건 각 등록상표를 사용하여 시장에 진입하는 것은 원고에게 사업에 대한 이익을 가져다줄 것 - 8 - 인지 자체가 미지수였을 뿐만 아니라 오히려 정당한 등록상표권자의 시장 진입이 일반 수요자에게 출처의 오인.혼동 요인만 가중시키는 또 하나의 요소로 작용할 것이 우려 되어 경고장 발송 및 민.형사상 조치를 취하여 그 결과를 기다리고 있었고, 이에 상 표 사용을 할 수 없었다는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 주장하는 위와 같은 사유 는 원고의 주관적.내부적 요인에 따른 사유에 해당한다고 보일 뿐 원고가 통제할 수 없는 객관적.외부적 요인에 따른 불가피한 사유에 해당한다고 볼 수는 없다. 이 부분 원고의 주장을 받아들일 수 없다. 원고는 또한, 이 사건 각 등록상표권에 대하여 상표권처분금지 가처분결정이 있었고, 사해행위취소소송에서 치열한 다툼이 진행되고 있었으므로 이 사건 각 등록상표에 대 하여 전용사용권 및 통상사용권자에 의한 상표 사용이 이루어질 수 없었을 뿐만 아니 라 원고 스스로에 의한 상표 사용도 어려웠으니 상표 불사용에 정당한 이유가 있다고 도 주장한다. 그러나 상표권처분금지 가처분결정이 있었다고 하여 상표권자에 의한 상 표 사용이 금지되는 것이 아니고 원고에게의 상표권 양도행위가 사해행위로 다투어지 고 있었다는 사정 역시 이미 상표권이전등록을 마쳐 대세적으로 상표권자의 지위에 있 는 원고가 이 사건 각 등록상표를 사용하는 데 대하여 법률적인 장애가 된다고 볼 수 없으므로, 원고가 주장하는 위 사유들 역시 원고의 주관적.내부적 요인에 따른 사유 에 해당한다고 보일 뿐 원고가 통제할 수 없는 객관적.외부적 요인에 따른 불가피한 사유에 해당한다고 볼 수는 없다. 이 부분 원고의 주장도 받아들일 수 없다. 다. 소결론 이 사건 변론종결 당시 비록 이 사건 각 등록상표에 대한 불사용으로 인한 등록취소 가 확정되지는 아니하였으나 이미 그 취소심판이 청구되어 장차 상표등록이 취소로 될 - 9 - 것임이 명백하다고 할 것이어서, 그 상표권에 기초한 침해금지청구는 부대청구인 폐기 청구와 함께 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다. 따라서 상표권침 해금지청구권에 근거하고 있는 청구취지 제1항 및 제2항의 청구는 모두 받아들일 수 없다. 4. 손해배상청구에 관한 판단 원고는 피고들에 대하여 2021. 10. 1.부터 이 사건 변론종결일까지의 상표권침해행위 를 원인으로 한 손해배상액의 일부로서 50,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급 을 구하고 있다. 주위적으로 상표법 제110조 제3항에 따라 침해행위에 의하여 받은 이 익액을 상표권자의 손해액으로 추정하는 방식으로 손해배상액 산정을 주장하고, 예비 적으로 상표법 제110조 제6항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하는 방식에 의한 손해배상액 산정을 주장하며, 나아가 상표법 제110조 제7항, 제8항에서 정하는 증액배상도 주장하고 있다. 살피건대, 이 사건 각 등록상표에 대하여 원고가 상표권을 취득하고도 실제로 사용 하지 않았고 이를 이유로 한 등록취소심판청구도 제기되어 있으므로 장차 그 상표등록 이 취소될 것임이 명백하다는 점은 위에서 본 바와 같다. 이렇듯 상표권자가 해당 상 표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않은 경우 손해배상청구를 인정할 수 있는가에 관하여 우리 대법원판례의 태도를 살펴보면 아래와 같다. 먼저, 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제67조 제1항(침해 자 이익을 상표권자의 손해로 추정)에 2) 의한 손해배상에 관하여 대법원 1997. 9. 12. 2) 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제67조(손해액의 추정 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의 하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액 을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. - 10 - 선고 96다43119 판결은, 위 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손 해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 증명하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권 리를 침해한 사람이 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권 자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 것은 아니므로, 상표권자가 위 규 정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권 에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장.증명할 필요가 있다고 판시하였다. 3) 또한, 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제67조 제2항(통상 사용료 상당액 손해배상 조항)에 4) 의한 손해배상에 관하여 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결은, 위 규정은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배 상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장.증명책임을 경감하는 취지의 규정이고 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지 는 아니므로, 구 상표법 제67조 제2항의 규정에 의하여 상표권자 등이 상표권 등을 침 해한 사람에 대하여 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 상표권자 등 은 손해의 발생사실에 관하여 구체적으로 주장.증명할 필요는 없고, 권리침해의 사실 과 통상 받을 수 있는 금액을 주장.증명하면 충분하지만, 침해자도 손해의 발생이 있 을 수 없음을 주장.증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 설시하였다. 5) 3) 다만 위 규정의 취지를 고려하면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장.증명의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연 성의 존재를 주장.증명하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있을 것 이라고 판결하였다. 4) 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제67조(손해액의 추정 등) ② 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의 하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표 권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. - 11 - 그리고 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조 제2항 (침해자 이익을 상표권자의 손해로 추정)과 제3항(통상 사용료 상당액 손해배상 조항) 에 의한 손해배상에 관하여 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결은 위 구 상표 법 제67조 제2항은 권리를 침해한 사람이 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 추정한다고 규정하고, 같은 조 제3항은 6) 침해된 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로, 상표권자 혹은 전용사용권자로서는 침해자가 상표권침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권침 해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼 아 손해배상을 청구하거나 혹은 상표권자가 다른 사람에게 침해기간, 침해수량 등에 상응하는 상표의 사용을 허락하는 데 대한 통상적인 대가를 손해배상액으로 청구할 수 있으나, 한편 위 규정이 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우에까지 침해자에게 손해 배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 침해자도 권리자가 동종의 영업에 종사하지 않 는다는 등으로 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장.증명하여 손해배상책임을 면 하거나 또는 적어도 그와 같은 금액을 얻을 수 없었음을 주장.증명하여 위 규정의 적 용으로부터 벗어날 수 있다고 판시하였다. 7) 5) 원고가 그의 등록상표를 사용하고 있지 않거나 전용사용권을 설정함으로써 그 범위 내에서는 피고의 유사 상표 사용으로 인 하여 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 청구를 배척한 사례이다. 6) 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조(손해액의 추정 등) ② 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의 하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액 을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. ③ 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의 하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표 권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. 7) ‘양념판매 알선업’을 지정서비스업으로 하는 서비스표권자인 원고가 동일.유사한 표장을 사용하여 ‘양념판매업’을 영위하는 피고를 상대로 서비스표권침해를 주장한 사안에서, 원고가 닭고기를 공급하는 회사로서 업으로 통닭용 양념을 제조하여 판매 한 바는 없고, 통닭용 양념의 공급선이나 판매망을 따로 갖춘 것도 아니라는 등의 이유로 피고의 등록서비스표권침해에 관하 여 상표법 제67조 제2항, 제3항을 적용하지 아니한 원심을 수긍한 사례이다. - 12 - 이어서 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조 제5항 (손해배상액 재량 산정)에 의한 손해배상에 관하여도 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007 다22514, 22521 판결은 위 구 상표법 제67조 제2항, 제5항은 8) 같은 조 제1항과 마찬 가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장.증명책임 을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 상표권침해행위로 인하여 영업 상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표 권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장.증명할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다고 판시하였다. 한편 등록상표권침해행위 과실추정 법리를 설시한 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다 21666 판결 9) 역시 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67 조 제3항의 통상 사용료 상당액을 손해액으로 배상 청구한 사안에 관한 판결이었는데, 상표권자의 상표 사용 사실을 인정하고 손해배상청구를 인용한 원심의 판단을 수긍하 8) 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조(손해액의 추정 등) ⑤ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하 여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체 의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 9) “상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부 당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표 의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장.증명하여야 한다.” - 13 - 였다. 나아가 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결은 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조 제3항의 통상 사용료 상당액을 손해 액으로 배상 청구하는 경우에 대하여 “상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표 를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음 에도 불구하고 상표권침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인 정할 수 없다.”라는 법리를 보다 명확하게 설시하였고, 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제 12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2의 10) 법정손해배상액을 청구하는 경우에 대하 여도 “구 상표법 제67조의2 제1항은, 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같 거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자 기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 사람에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조 에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으 로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과 를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다. 이는 위조상표 의 사용 등으로 인한 상표권침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 10) 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2(법정손해배상의 청구) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성 이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제67조에 따른 손해배상을 청 구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제67조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다. - 14 - 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받 을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권침 해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정 한 법정손해배상을 청구할 수는 없다.”는 법리를 최초로 설시하였다. 따라서 등록상표가 사용되지 않은 경우에 심지어 통상 사용료 상당액 손해배상청구 까지도 부정될 수 있다는 점이 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 및 대법 원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결에 의하여 대법원의 입장으로 밝혀져 있었고, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결은 이를 보다 명확하게 재확인하였 다고 할 수 있다. 다만 대법원판례가 무조건적으로 등록상표 불사용의 경우에는 상표권침해가 있더라 도 상표권자에게 손해가 발생하지 않는다는 입장을 설시한 것인지에 대해서는 의문이 제기될 수 있다. 등록 후 상표를 사용한 사업을 구체적으로 준비하고 있었는데 침해행 위로 인하여 사업 추진에 장해가 발생하였다든지, 상표를 사용하려는 사람과 상표 사 용 허락을 위한 협상을 진행 중이었는데 침해상표의 존재로 인하여 상표 사용 허락 계 약이 무산되었다든지 등의 상표권자 손해 발생을 인정할 만한 구체적인 사정의 주장. 증명이 있다면, 일정한 범위 내에서 상표권자의 손해 발생을 인정하고 그 배상을 명할 여지도 없지 않다고 판단된다. 그러나 이 사건에서는 상표 불사용에도 불구하고 상표권침해로 인하여 상표권자에게 - 15 - 손해가 발생하였다는 점에 관하여 ‘상표법 제110조 제4항에 따라 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구하는 경우’에 비하여 상표권자에 의한 보다 높은 수준의 구체 적인 주장.증명이 필요하다고 할 수 있는 ‘침해행위에 의하여 받은 침해자의 이익액 을 상표권자의 손해액으로 추정하는 상표법 제110조 제3항에 의한 손해배상액 산정’을 원고가 주장하면서도 피고들의 행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다는 점에 관 하여 구체적인 주장.증명을 다하였다고 보기 어렵다. 원고는 추상적으로 이 사건 각 등록상표권을 사용한 사업 의지를 가지고 있었다고 주장할 뿐이다. 원고가 상표권을 취득하게 된 법률행위가 안고 있는 문제로 인한 법률적 위험 외에 피고들의 사용행위 자체로 인한 원고의 사업기회 박탈이 있었는지에 관하여 원고가 제출한 모든 증거들에 의하더라도 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 결국 상표법 제110조 제3항, 제5항에 따른 상표권침해행위를 원인으로 한 손해배상 청구 및 이것이 인정됨을 전제로 하는 상표법 제110조 제7항, 제8항에서 정하는 증액 배상청구를 모두 받아들일 수 없다. 5. 결론 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 모두 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사박태일 - 16 - 판사김현정 판사강서진 - 17 - [별지1] 이사건각등록상표 순번상표등록번호표장 (관련) 상품류 지정상품 1제0573119호03 링클크림,영양크림,투웨이 케익,베이비로션,립스틱, 선스크린크림,애프터셰이브 로션,일반화장수,크린싱크 림,피부미백크림,향수,샴 푸 2제1142927호03 화장품,마스카라,화장제거 제 3제0105116호03 물비누,샴푸,가정용석유계 합성세제,세액,세강,세제 용클렌저,치약,약용비누, 화장비누 4제0952593호03 해당류지정상품전체로파 악됨 - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 -