원고가 피고의 '쵸코파이' 상표가 자신의 '오리온 초코파이'와 유사하여 갱신등록이 무효라며 심결 취소 소송을 제기함.

• 피고는 OO회사로서 "쵸코파이"라는 상표의 상표권자이며, 해당 상표는 갱신등록을 거쳤다.
• 원고인 OO회사(동양제과)는 피고의 '쵸코파이' 상표가 자신 소유의 저명한 '오리온 초코파이' 상표와 유사하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 갱신등록이 무효가 되어야 한다며 갱신등록 무효심판을 청구했다.
• 특허심판원은 '초코파이'가 상품의 보통명칭에 해당하고 두 상표의 핵심 부분이 달라 출처를 오인할 염려가 없다는 이유로 원고의 청구를 기각했다.
• 원고는 특허심판원의 결정에 불복하여 OO법원에 심결 취소를 구하는 행정소송을 제기했다.
• 소송 과정에서 OO회사(크라운제과) 등이 피고 보조참가인으로 참여하여 공방을 벌였다.

원고는 피고의 '쵸코파이' 상표가 자신의 유명 상표와 비슷하여 소비자를 헷갈리게 하므로 갱신등록이 무효라며 심결 취소 소송을 제기했다. 이번 소송의 핵심 쟁점은 '초코파이'라는 표장이 상품의 보통명칭(일반적인 이름)인지, 그리고 두 상표가 서로 유사하여 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부였다. 법원은 '초코파이'가 이미 상품의 보통명칭이 되어 독자적인 식별력을 잃었으며, 각 제조사의 이름이 함께 쓰여 혼동의 염려가 없다고 보아 원고의 청구를 받아들이지 않고 기각했다.

• 상표의 갱신등록이 무효인지 판단하는 기준 시점은 갱신등록 당시를 기준으로 해야 한다.
• "초코파이"라는 표장은 원형 빵과자에 마쉬멜로우를 넣고 초콜릿을 바른 제품을 뜻하는 일반적인 의미로 자리 잡았다.
• 여러 제조회사가 각자의 앞에 "오리온", "롯데", "크라운", "해태" 등의 이름을 붙여 제품의 출처를 식별하게 만들었다.
• 따라서 "초코파이" 자체만으로는 특정 회사의 상품임을 나타내는 식별력을 상실한 보통명칭 내지 관용표장으로 보는 것이 타당하다.
• 피고의 상표인 "롯데+쵸코파이"와 원고의 상표인 "오리온 초코파이"를 비교했을 때, 소비자가 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 없다.

'초코파이'는 특정 회사의 전유물이 아니라 여러 제과사에서 쓰이는 상품의 일반적인 이름이 되었으므로, 유사한 상표를 사용했더라도 소비자를 속이거나 혼동하게 만든다고 볼 수 없다. 따라서 상표 갱신등록은 정당하며 원고의 주장은 받아들여지지 않는다.