원고가 자신의 특허 제조방법에 피고 발명이 포함된다고 주장하며 권리범위 확인 심판을 청구함

【원 고】 김기웅(소송대리인 변리사 박희섭) 【피 고】 이상현(소송대리인 변리사 김태곤) 【변론종결】2004.9.24. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 【청구취지】특허심판원이 2004. 2. 27. 2003당666호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】1. 기초사실 [증거 : 갑1 내지 3호증] 가. 이 사건 특허발명 원고의 이 사건 특허발명(등록번호 제100447호, 1993. 9. 22. 출원, 1996. 6. 10. 등록)은 “커버드사(COVERED YARN)의 제조방법”에 관한 것으로서, 그 특허청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다. 나. 확인대상발명 별지 2 기재 확인대상발명의 도면 및 설명서 기재와 같다. 다. 이 사건 심결의 경위 원고는 피고를 상대로, 확인대상발명은 커버드사를 제조함에 있어 심사와 조사의 풀려나옴과 경유하는 과정이 이 사건 특허발명을 이용하고 있으므로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를2003당666호로 심리하여, 2004. 2. 27. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 라. 이 사건 심결 이유의 요지 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 보면, 이 사건 특허발명의 상부 크릴스탠드의 배치구조 및 심사 보빈의 배열방법이 확인대상발명의 그것과 다르고 그에 따라 양 발명은 심사의 이송경로의 길이에 차이가 있으며, 이 사건 특허발명의 심사가이드는 형상과 재질을 구체적으로 한정하고 있는 확인대상발명의 심사가이드와 그 구조가 상이하고 그에 따라 확인대상발명은 심사의 이송 중에 강한 압력이나 마찰을 줄여 심사가 사절되거나 정전기 발생을 방지하는 효과가 있으며, 이 사건 특허발명의 고무제 심사 가이드로울러와 확인대상발명의 V자형 합성수지제 심사가이드로울러는 그 재질 및 구조가 상이한 것이므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 단순한 치환 내지 변경에 불과한 균등한 것으로 볼 수 없고 이 사건 특허발명과는 그 구성 및 효과가 상이한 별개의 발명이므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다. 2. 이 사건 심결의 적법 여부 가. 원고 주장의 심결 취소사유 이 사건 특허발명의 하부 크릴스텐드와 상부 크릴스텐드의 경사각도 및 심사 보빈의 방향에 관한 구성은 확인대상발명의 크릴 및 보빈과 비교하여 볼 때 2층으로 형성함으로써 공간을 감소시킨다는 점에서 실질적으로 동일하고, 확인대상발명의 세라믹가이드는 이 사건 특허발명의 심사가이드의 일종이며, 이 사건 특허발명의 단면 V자형 고무제 심사 가이드로울러와 확인대상발명의 V자형 합성수지제 심사가이드연장로울러는 모두 단면이 V자형으로서 심사를 정확하게 접점으로 안내하는 동일한 작용효과를 가진 구성이고 다만 로울러의 재료를 변경한 차이만 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것이고, 그에 따라 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 나. 판단 (1) 원고는, 먼저 이 사건 특허발명은 커버드사의 제조방법에 관한 발명이므로 확인대상발명의 설명 중 제조방법에 관한 부분만을 구성요소로 파악하여 양 발명을 대비하여야 함에도 불구하고 이 사건 심결은 확인대상발명의 설명 중 제조방법을 실시하는 데에 사용될 수 있는 장치인 도면 제1도에 관한 부분까지 마치 확인대상발명의 구성요소인 것처럼 파악하여 대비한 잘못을 범하였다고 주장하나, 적극적 권리범위확인심판에 있어서 확인대상발명은 피심판청구인이 실시하고 있거나 실시한 적이 있다고 심판청구인에 의해 주장된 발명으로서, 추상적인 발명이 아니라 구체적으로 특정된 하나의 실시형태이고, 확인대상발명의 특정은 오로지 심판청구인이 작성한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 따라야 하는 것인바, 이 사건에 있어서 확인대상발명은 원고 스스로 작성, 제출한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 의해 특정된 발명으로서, 확인대상발명을 이 사건 특허발명의 제조방법과 대비하기 위하여 필요한 한도 내에서는 비록 장치에 관한 사항이라 하더라도 확인대상발명의 설명서 외에 그 도면에 나타난 사항까지 모두 참작하여야 하는 것이므로, 위 주장은 이유 없다. (2) 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 본다. 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 확인대상발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 확인대상발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결 참조). 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 구성을 대비하여 보면, 이 사건 특허발명의 구성 중 “정방기의 상부에 설치된 크릴을 그 지주(S)를 중심으로 하여 좌, 우에 상부 크릴스텐드와 하부 크릴스텐드의 2개층으로 구성하고 하부 크릴스텐드와 상부 크릴스텐드 사이에 형성된 경사각도 0≤θ≤45°가 되도록 하고 심사보빈은 상부 크릴스텐드에 고정된 펙(peg)에 상향으로 꽂고”라는 구성은, 확인대상발명에서 “정방기의 상부에 설치된 크릴을 지주(10)를 중심으로 좌우에 우상측심사보빈(1), 우하측심사보빈(2), 좌상측심사보빈(3), 좌하측심사보빈(4)을 수평으로 2층 구조로 설치하고 그 하부에 하우측조사보빈(5,5‘), 하좌측조사보빈(6,6’)을 좌우에 수직으로 설치하여 상기 보빈들은 펙(11)으로 지주(10)에 고정시켜 설치”한 구성에 대응하는바, 양 발명 모두 심사보빈과 조사보빈을 상하 2개층의 공간으로 나누어 설치한 것이고 그에 따라 종래와 같이 심사보빈용 크릴스텐드를 조사보빈용 크릴스텐드의 외측 수평방향으로 추가로 설치함에 따라 공간이 2배로 넓어지는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다는 점에서 동일하다고 할 것이나, 한편 이 사건 특허발명은 상부 크릴스텐드가 하부 크릴스텐드의 위쪽에서 0≤θ≤45°의 경사각도로 조절될 수 있도록 상부 크릴스텐드를 하부 크릴스텐드의 외측 단부에 연결하여 배치함과 동시에 심사보빈을 위 상부 크릴스텐드에 상향으로 꽂음으로써 심사보빈이 수평을 기준으로 45≤θ≤90°의 경사각도로 설치되는 것인 반면, 확인대상발명은 경사각도가 조절되는 상부 크릴스텐드 대신 지주(10)에 고정된 2개의 지지대(12,12‘)에 심사보빈을 외측을 향하여 수평으로 꽂음으로써 심사보빈이 수평을 기준으로 약 0°(다만 확인대상발명 제1도에는 심사보빈이 완전한 수평이 아니라 약간 세워져 있다)의 경사각도로 설치되는 것이므로, 양 구성은 상부 크릴스텐드의 배치구조 및 심사보빈의 설치각도에 차이가 있고, 그에 따라 심사의 이송경로에 있어서 확인대상발명이 이 사건 특허발명에 비하여 더 짧아지게 되어 심사가 실내의 풍면 등의 영향을 받는 것을 최소화할 수 있게 되는 작용효과의 차이가 있다고 할 것이다. 나아가 양 발명의 위 각 구성이 균등관계에 있는지 여부를 살펴보면, 양 구성은 위에서 본 바와 같이 그 구성 및 작용효과가 서로 동일하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 심사보빈의 경사각도에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서는 “본 발명에 의하면 심사보빈은 상부 크릴스텐드에 고정된 펙에 상향으로 꽂혀 있으므로 θ가 0°일 때에는 심사가 보빈으로부터 풀려나올 때 상향으로 받는 장력이 종래의 하향으로 받는 장력보다 커서 실이 절단될 염려가 있을 뿐만 아니라 심사층이 점차로 감소됨에 따른 심사의 장력변화도 커지게 되므로 이 문제를 해결하기 위하여 본 발명에서는 심사의 섬도가 적이 실이 끊어질 염려가 있을 때에는 상부 크릴스텐드의 경사각도 θ를 45°범위내에서 경사되도록 조절할 수 있게 하였다”(갑2호증의 3면 14～18행), “θ가 45°를 초과하는 경우에는 심사보빈이 펙으로부터 빠져나올 염려가 있다”(3면 23행)라고 기재하고 있어 심사보빈이 수평을 기준으로 45°이하로 되는 구성을 의식적으로 제외하고 있는 점에 비추어 볼 때, 이 사건 특허발명의 위 구성을 확인대상발명의 위 구성으로 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 볼 수 없으므로, 양 구성이 균등하다고 할 수는 없다고 할 것이다. 이 사건 특허발명의 구성 중 “여기서 풀려나온 심사는 심사가이드를 경유하여”라는 구성은 확인대상발명에서 “심사가이드(7)의 가이드지지대(30) 하부에 설치된 세라믹 가이드(31,31‘)를 경유하여“라는 부분에 대응하는바, 확인대상발명은 심사가이드(7) 장치의 세부 구성을 보다 구체적으로 한정한 차이가 있으나, 양 구성 모두 심사를 안내하기 위한 것으로서 확인대상발명의 위 심사가이드 구성 역시 이 사건 특허발명의 심사가이드에 포함되는 것이므로, 양 구성이 다르다고 보기 어렵다. 이 사건 특허발명의 구성 중 “심사장력 로울러장치(7) 중 심사장력로울러(7')와 서로 대향하고 있는 한 쌍의 하부구동로울러(7”)(7“‘) 사이를 통과하여 고무제 심사 가이드로울러(8)의 둘레에 형성된 단면 V자형의 심사가이드요홈(8')의 하면 일부를 통과하여 드래프트장치(t) 중 프런트로울러(11)(11')의 접점으로 보내고”라는 구성은 확인대상발명에서 “심사텐션 및 공급로울러장치(8) 사이를 빠져나올 때 심사가 일정한 장력을 가지도록 한 다음, 표면에 단면 V자형 가이드로울러(9)의 하면의 요홈(21) 및 V자형 합성수지제 심사가이드연장로울러(22,22')를 통과하여 나온 심사가 트래프트장치 중 프런트로울러의 톱로울러와 버텀로울러의 접점(파지점)으로 보내어 이 접점으로 보내고”라는 부분에 대응하는바, 이 사건 특허발명의 “심사장력 로울러장치(7)”와 확인대상발명의 “심사텐션 및 공급로울러장치(8)”는 심사의 장력을 조절하기 위한 것이므로 그 구성 및 작용에 차이가 없고, 이 사건 특허발명의 “고무제 심사 가이드로울러(8)”와 확인대상발명의 “단면 V자형 가이드로울러(9)”는 모두 단면이 V자형의 가이드로울러로서 그곳을 통과하는 심사가 프런트로울러의 파지점으로 정확하게 보내어지는 작용효과를 가진다는 점에서 서로 동일하다고 할 것이나, 한편 이 사건 특허발명의 가이드로울러는 고무제로 이루어진 것인 반면, 확인대상발명의 가이드로울러는 금속제 심사가이드로울러요흠베아링(21)과 합성수지제 심사가이드연장로울러(22)의 결합으로 이루어져 있어 그 재질 및 구조에 차이가 있고, 이 사건 특허발명의 명세서는 그 재질에 관하여 “고무제 심사가이드로울러(8)는 노후화된 방적기 중 임의의 고무제 로울러를 사용할 수가 있어 많은 비용이 소요되지 않으며”(갑2호증의 3면 34～35행)라고만 기재하고 있을 뿐 그 재질로 인한 효과에 관하여 아무 기재가 없으나, 일반적으로 고무제의 경우 탄성 및 마찰력이 금속제 및 합성수지제에 비하여 더 크므로 가이드로울러의 V자형 홈을 깊게 형성한 경우 심사의 마찰력이 커지게 되어 심사 가이드로울러가 심사를 부드럽게 안내하지 못하게 되는 반면, 확인대상발명의 금속제 및 합성수지제의 경우 V자형 홈을 깊게 형성하더라도 심사의 마찰력을 줄일 수 있게 되어 심사를 부드럽게 안내할 수 있게 되므로, 양 발명은 심사 가이드로울러의 재질 및 그 작용효과가 서로 다르다고 할 것이고, 그에 따라 양 구성이 서로 균등관계에 있다고 할 수 없다. 이 사건 특허발명의 구성 중 “조사보빈으로부터 풀려나온 조사는 조사가이드를 경유하여 하향으로 공급시키고 드래프트장치(t) 중 백로울러(9)(9')의 접점과 미들고무로울러(10)(10')의 접점면을 경유하여 프런트로울러(11)(11')의 접점에서 전기한 심사와 합사됨과 동시에 마무리 드래프트를 받도록” 하는 구성은, 확인대상발명에서 “조사보빈(5～6)으로부터 풀려 나온 조사(Y)는 조사가이드(15,15')를 경유하여 통상의 트래프트장치를 통과하여 프런트로울러의 접점에서 심사와 합사될 때 조사(Y)의 공급속도가 심사(X)의 공급속도보다 1～3.7 빠르게 하며, 프런트로울러의 접점을 빠져나온 심사(X)와 조사(Y)의 합사는 심사의 둘레에 조사로 구성된 섬유층이 균일하게 피복되어 있어 심사가 조사의 섬유층 밖으로 노출되는 것을 방지”하는 구성에 대응하는바, 양 구성 모두 조사의 이송경로 및 합사가 마무리되는 과정으로서 동일하다고 할 것이다. 결국 확인대상발명에는 이 사건 특허발명의 구성 중 상부 크릴스텐드의 배치구조 및 심사보빈의 설치각도, 고무제 심사 가이드로울러와 동일한 구성이 결여되어 있고, 그에 대응하는 확인대상발명의 해당 구성이 이 사건 특허발명의 위 구성과 균등관계에 있다고 볼 수도 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다. 다. 소결론 따라서 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 구성 및 작용효과가 동일하지 않을 뿐만 아니라 균등관계에 있다고 볼 수도 없으므로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 4. 결론 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이재환(재판장) 박성수 김철환