원고가 피고의 실용신안인 수세미 접착 및 절단장치 중 일부 구성요소가 빠진 고안이 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 심판을 청구함.

【원 고】 원고 (소송대리인 변호사 김동섭) 【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 이상용) 【주 문】 1. 특허심판원이 2000. 2. 28. 99당835호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이 유】 1. 기초 사실 갑 제2, 3호증, 을 제1호증(갑 제1호증과 같지만, 갑 제1호증은 도면의 일부가 누락됨)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음 사실이 인정된다. 가. 특허청에서 진행된 절차 (1) 피고는 명칭이 "수세미 접착 및 절단장치"이고 실용신안 등록청구의 범위가 다음 나.항과 같은 등록 제102991호 실용신안(출원일 1994. 7. 11., 등록일 1997. 1. 20., 이하 '이 사건 등록고안'이라 한다)의 실용신안권자이다. (2) 원고는 별지 4.의 '(가)호 도면 및 설명서'에 기재된 "수세미 제조장치"{이하 '(가)호 고안'이라 한다}는 이 사건 등록고안과 기술적 구성이 다른 것이므로 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 내용의 권리범위확인 심판을 청구하였다. (3) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 99당835호로 심리하여 2000. 2. 28. 다음 라. 항과 같은 이유로 이 사건 심판청구를 기각한다는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다. 나. 이 사건 등록고안의 등록청구범위 (괄호 안의 부호는 별지 도면 1.의 부호임) 1. 기체(1)의 상측 공급판(2)의 중앙부 상에 2개의 받침대(3)(3') 사이에 접동공간부(4)가 형성되게 고정 설치하고, 전·후면에는 들림판(5)(5')을 형성하여 연결시키고 상측부에는 초음파 발진기에 의하여 상·하 작동되는 공구혼(6)을 설치하였으며 받침대(3)(3')의 직하방부에는 양측지지대(7)(7')간에 횡설된 안내지지봉(8)에 상단부에 절단칼(9')이 착설된 이동구(9)를 끼워 설치하여 일측부에 고정 설치된 에어실린더(10)의 로드(10')단부를 이동구(9)에 연설하여 이동 작동되게 구성하여서 된 것을 특징으로 한 수세미 접착 및 절단장치. 2. 제1항에 있어서 들림판(5)(5')을 연결하여 공압기로 상승시킬 수 있게 한 것을 특징으로 한 수세미 접착 및 절단장치. 다. (가)호 고안의 요지 (괄호 안의 부호는 별지 도면 4.의 부호임) 이송된 수세미 부재를 받쳐 주는 2개의 받침대(11)를 그 사이에 공간부가 형성되도록 기대(17)의 상판부에 고정 설치하고, 받침대(11)의 상측에는 상·하로 작동하며 초음파로 수세미 부재를 접착시키며 저면에는 요홈(101)이 형성된 초음파 공구혼(10)을 설치하며, 받침대(11)의 하측에는 에어실린더{도면에는 에어실린더 로드(123)만 도시됨}에 의해 작동되어 초음파 공구혼의 요홈(101)을 왕복 운동하면서 접착된 수세미를 절단하는 절단칼(12) 및 초음파 공구혼(10)의 과열을 방지하기 위한 흡입환풍기(13)로 구성된 수세미 제조장치. 라. 이 사건 심결 이유의 요지 (가)호 고안은 이 사건 등록고안 중 들림판(5, 5')의 구성만 없을 뿐, 그 외의 구성 및 그 구성들의 유기적 결합 관계는 동일하다. 이 사건 등록고안의 들림판은 수세미를 접착하고 절단할 때 수세미가 받침대나 그 절단된 수세미 부재로부터 완전하게 분리되도록 하는 것으로서, 다른 구성요소들에 비하여 중요도가 낮다. 또한, 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 위 들림판의 구성을 생략해도 수세미의 접착 및 절단은 가능하다는 것을 용이하게 생각해 낼 수 있다. 다만, 들림판의 구성이 없으면, 받침대에 달라붙거나 절단 부위가 완전하게 분리되지 않은 수세미를 별도로 떼어 내어야 하는 번거로움이 생기게 된다. 따라서 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 불완전 이용에 해당되므로, 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다. 2. 당사자의 주장 가. 원고가 주장하는 심결 취소 사유 (1) 이 사건 등록고안은 그 출원 전 공지 공용 기술인 일본국 특허청 실용신안공보 소61-32744호에 기재된 고안(이하 '인용고안 1'이라 한다), 대한민국 특허청 실용신안 공개공보 공개 번호 제93-21268호에 기재된 고안(이하 '인용고안 2'라 한다) 및 갑 제8호증의 1 내지 4에 기재된 'TWM-7200 초음파 봉착기'에 관한 고안에 의하여 신규성을 상실하였다. (2) 이 사건 등록고안의 받침대, 안내지지봉, 절단칼, 이동구, 에어실린더, 로드 등은 이미 각 분야에서 다양하게 실시하는 장치들이므로, 이 사건 등록고안의 유일한 특징적인 기술은 들림판과 공압기에 있는바, 이러한 요소를 갖추지 않은 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다. 나. 피고의 주장 (1) 이 사건 등록고안은 인용고안 등과 전혀 다른 것이므로, 출원 전에 공지된 기술이 아니다. (2) (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 핵심적인 구성요소인 받침대, 초음파 공구혼, 안내지지봉, 이동구, 절단칼, 에어실린더를 그대로 가지고 있고, 단지 침해를 회피하기 위하여 이 사건 등록고안의 들림판(5, 5')만을 사용하고 있지 아니할 뿐이므로, 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다. 3. 판 단 가. 인정 사실 갑 제2, 3호증, 갑 제5호증의 1 내지 4, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제8호증의 1 내지 4, 갑 제9호증의 1 내지 3, 갑 제10, 11호증, 갑 제13호증의 1, 2, 을 제1, 3호증의 각 기재 및 영상과 증인 소외인의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 다음 사실이 인정된다. (1) 이 사건 등록고안의 요지 이 사건 등록고안은 재질의 특성상 접착이 불가능하여 종래에 재봉기를 사용하여 절단부를 봉착하던 폴리에스텔 필름과 화학사로 재직된 수세미포 내에 폴리우레탄 스펀지 심체를 넣은 수세미의 접착 및 절단장치에 관한 것으로서, 위에서 본 등록청구의 범위에 기재된 바와 같은 구성을 취함으로써 공급판의 일측부를 통하여 공급되는 수세미 소재를 상측부에 설치된 초음파 공구혼이 하강하여 수세미를 눌러 주면 초음파 발진기의 진동이 공구혼 단부에 전달되어 수세미포 내에 삽입된 폴리우레탄 스펀지가 연화용융되어 외포지에 부착됨과 동시에 일측의 에어실린더에 의하여 작동되는 절단칼이 받침대 사이에 형성된 접동공간부를 따라 이동되면서 접착된 부위의 중앙부를 절단하게 되고 이와 동시에 들림판이 상승되면서 절단부를 완전히 분리시킴으로써 수세미를 연속 반복적으로 생산하게 되는 작용효과를 얻게 되는 고안이다. (2) 인용고안 1 (괄호 안의 부호는 별지 도면 2.의 부호임) 1982. 3. 9. 일본국 특허청 소57-43137호로 공개된 인용고안 1은, 간헐적으로 이송되는 합성수지재 원단(2)의 길이 방향 두 곳을 동시에 용착(溶着)하는 용착장치(8)와 이 두 곳의 용착부 사이를 절단하는 절단장치로 구성되는 '용착절단장치'에 관한 것이다. 용착장치(8)는 히터(16)가 내장된 가열판(15), 가열압압부(加熱押壓部, 13A, 13B), 이에 대응되는 받침판(12) 및 받침부(10A, 10B) 등으로 구성된다. 또한, 절단장치는 용착작용을 하는 부분의 부근에 설치된 줄톱(band saw)으로 된 유단도체(有端刀體, 17), 유단도체(17)를 정(正)방향과 역(逆)방향으로 이동시키는 구동장치 및 이를 절단 작용을 하는 곳으로 이동시키는 승강 구동장치로 구성된다. 원단(2)이 용착절단장치(7)로 공급되면, 서로 대응되는 가열판(15)과 받침판(12)이 근접되면서 원단(2)의 길이 방향 두 곳을 동시에 용착하여 용착부(도 3의 a, a)를 형성하고, 그 뒤 유단도체(17)가 상승한 뒤 정방향 또는 역방향으로 이동하면서 두 곳의 용착부(a a) 사이를 절단하게 된다. (3) 인용고안 2 (괄호 안의 부호는 별지 도면 3.의 부호임) 1993. 10. 15. 실용신안 공개 번호 제93-21268호로 공개된 대한민국 특허청 실용신안 공개공보에 기재된 인용고안 2는, 합성수지 필름을 세절하여 파일직물상으로 재직한 것을 포대형으로 만들고, 이 포대 내에 스펀지를 넣어서 된 부재(A)로 수세미를 성형하는 장치에 관한 것이다. 인용고안 2의 성형장치는 부재(A)가 구멍(11) 위로 진입되면 가열기(17)는 하강하고 인두받침(19)은 상승되어 가열기(17) 저면에 구비된 인두(16)와 인두받침(19) 사이에서 부재(A)의 중간 중간을 열압착시키고, 열압착 순서가 끝난 뒤 압핀대(10)에 의하여 부재(A)가 구멍(12) 위로 이동하면, 절단도(20)는 하강되고 받침목(23)은 상승되어 열압착부의 중간이 절단되어 단위 수세미(B)가 완성되는 구성으로 되어 있다. (4) '한국타미나'라는 상호로 수세미 제조업을 하는 원고가 1993. 10. 4.경 전자 기계 등의 제조업체인 '동아초음파'로부터 초음파 용착기 1대를 3,400만 원에 매수하기로 약정하여, 같은 해 12. 8.경 밑바닥에 길이 방향으로 요입홈이 형성된 구조의 초음파 용착기 1대를 인도 받아 수세미 제작에 사용하였다. (5) 이 사건 등록고안 출원 전인 1994. 6.경 발행된 '상품시장'이라는 간행물(갑 제9호증의 1 내지 3)에는 '한국타미나'에서, 수세미의 재질을 겉은 폴리에스터 필름, 속은 스펀지 및 부직포로 하고, 수세미의 양끝을 초음파로 처리하여 제조한다는 내용 및 수세미 완제품의 사진이 실려 있다. 나. 이 사건 등록고안이 그 출원 전 공지된 것인지 여부 (1) 이 사건 등록고안과 인용고안 1, 2를 대비하면, 모두 합성수지 소재의 접착 및 절단장치인 점에서 어느 정도 공통점이 있지만, 다음과 같은 차이점이 있다. 이 사건 등록고안은 초음파에 의하여 수세미를 접착시키는 반면, 인용고안 1은 가열판(15)에 내장된 히터(16) 등으로 구성된 용착장치에 의하여 수세미를 용착시키고, 인용고안 2는 저면에 인두(16)를 구비한 가열기(17)로 가열하여 열압착시키는 구성으로서, 이 사건 등록고안과 인용고안들은 수세미 소재의 접착 방식이 다르다. 또한, 이 사건 등록고안은 이동구(9)에 부착된 절단칼(9')이 수세미(14)가 공급판(2)으로 공급되는 방향을 기준으로 할 때 좌우 왕복 운동을 함으로써 수세미를 절단하는 방식이지만, 인용고안 1은 줄톱(band saw)으로 된 유단도체(有端刀體, 17)가 승·하강 운동 및 좌우 왕복 운동을 하여 소재를 절단하는 방식이고, 인용고안 2는 절단도(20)가 상하로 오르내리면서 절단하는 방식으로서, 이 사건 등록고안과 인용고안들은 소재의 접착 부분을 절단하는 절단칼의 구조 또는 그 작동 방식도 다르다. (2) 갑 제9호증의 1 내지 3에 기재된 기술에는 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 그 수세미 제조방법에 관한 기술 내용이 나타나 있지 아니하다. (3) 또한, 앞에서 본 것처럼 원고가 이 사건 등록고안의 초음파 공구혼과 같이 그 밑바닥에 길이 방향으로 요입홈이 형성된 구조의 초음파 용착기를 사용하여 수세미를 제작함으로써 이에 관한 기술이 이 사건 등록고안 출원 전에 개시되었다고 하더라도, 이 사건 등록고안에서 초음파 공구혼을 제외한 나머지 구성과 대비할 수 있는 기술 내용이 나타나 있음을 인정할 자료가 없는 이상, 그 점만으로는 이 사건 등록고안과 동일한 수세미 제조장치가 그 출원 전에 국내에서 공연히 실시되었다고 볼 수 없다. (4) 위 인정 사실과 같이, 이 사건 등록고안은 수세미 소재를 연속적으로 공급하는 공급판, 가열 접착 방식으로는 접착이 불가능한 폴리에스텔사를 사용하여 재직한 수세미포와 스펀지 심체를 일체로 접착시키는 초음파 공구혼, 접착 부위를 절단하는 절단칼과 그 구동부, 절단된 부위를 확실하게 분리시켜 주는 들림판의 각 구성 부분이 유기적으로 결합되어 있는데, 이 사건 등록고안 출원 전 공지 공용 기술은 모두 이 사건 등록고안과 전체적인 기술 구성이 동일하지 아니하다. 따라서 이 사건 등록고안은 인용고안들을 포함한 공지 공용 기술에 비하여 새로운 기술이라고 볼 수 있다. 다. 이 사건 등록고안과 (가)호 고안의 대비 (별지 5. 두 고안의 대비표 참조) (1) 양 고안의 대상 및 목적 이 사건 등록고안과 (가)호 고안은, 모두 폴리에스텔 필름과 화학사로 재직된 튜브형 수세미포 내에 폴리우레탄 스펀지 심체를 넣은 것을 소재로 하여 일련의 접합 및 절단 공정을 통해서 능률적으로 수세미를 제조하기 위한 수세미 접착 및 절단장치에 관한 것이라는 점에서 고안의 대상 및 목적이 동일하다. (2) 양 고안의 구성 중 같은 점 (가) 이 사건 등록고안에서 두 개의 받침대(3)(3')는 기체(1)의 상측 공급판(2) 중앙부 위에 접동공간부(4)가 형성되도록 고정 설치되어, 절단칼(9')이 접동공간부(4)를 따라 이동할 수 있도록 하고, 공구혼(6)이 수세미를 열접착할 때에 수세미를 그 밑에서 받쳐 주는 역할을 하는 것으로서, (가)호 고안에서 기대(17)의 상부에 설치된, 받침판(111)과 일체로 된 두 개의 받침대(11)와 같은 구성이다. (나) 이 사건 등록고안에서 기체(1)의 상측부에 설치되어 초음파 발진기에 의하여 상·하 작동되며 저면에 요입홈(6')이 설치된 공구혼(6)은 초음파로 수세미 부재를 접착시키는 기능을 하는 것으로서, (가)호 고안에서 받침대(11) 상측에 초음파 발진기(9)에 의해 상·하 작동되며 저면에 요홈(101)이 형성된 초음파 공구혼(10)과 동일한 구성이다. (다) 이 사건 등록고안에서, 양측지지대(7)(7') 사이에 설치된 안내지지봉(8)에 이동구(9)를 끼우고, 이동구(9)의 상단부에는 절단칼(9')을 부착하며, 이동구(9)는 한쪽 가장자리에 고정된 에어실린더(10)와 로드(10')로 연결되어 에어실린더(10)에 의해 이동구(9)가 안내지지봉(8)을 따라 접동공간부(4) 및 요입홈(6')에 의해 형성된 공간을 왕복 이동하면서 절단칼(9')로 수세미의 접착부를 절단하는 구성은, (가)호 고안에서 받침대(11)의 직하방부에서 에어실린더(도면에 도시되지 않았음)의 로드(123)를 따라 초음파 공구혼(10)의 요홈(101) 사이로 왕복 운동하는 절단칼(12)의 구성과 동일하다. (3) 양 고안의 구성 중 다른 점 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 구성 중에서 들림판(5)(5')의 구성을 갖추고 있지 아니하다. 이에 대하여 피고는 (가)호 고안이 들림판 구성을 결여하고 있더라도 다른 핵심 구성이 동일한 이상 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지로 주장하므로, 아래에서는 (가)호 고안이 들림판 구성이 없더라도 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는 것으로 볼 수 있는지 여부에 관하여 본다. (가) 판단 기준 하나의 청구항에 복수의 구성요소를 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여하면 원칙적으로 그 청구항의 권리범위에 속하지 않게 된다. 어느 고안이 실용신안의 권리범위를 벗어나기 위하여 실용신안의 구성요소 중 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하기 때문에 그 실용신안의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략고안이나 불완전 이용고안에 해당한다고 하려면, 실용신안과 동일한 기술 사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같이 생략하더라도 당해 실용신안이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우이어야 한다. (나) 인정 사실 갑 제2호증, 갑 제8호증의 1 내지 4, 갑 제9호증의 1 내지 3, 갑 제10, 11호증, 갑 제13호증의 1, 2, 갑 제14호증, 을 제1 내지 제3호증의 각 기재 및 영상과 증인 소외인의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. ① 이 사건 등록고안과 같은 수세미 접착 및 절단 방식에서는, 초음파 공구혼이 수세미 부재를 융착하는 과정에서 순간적인 초음파 진동으로 인해 수세미 부재 속에 있는 스펀지와 수세미 부재의 내측이 서로 융착하게 되고 이 과정에서 수세미 부재 또는 수세미 부재의 틈 사이로 빠져나온 용융 스펀지가 받침대에 달라붙을 수 있다. ② 이 사건 등록고안의 명세서에는 "절단칼(9')이…… 접착된 중앙부를 절단하게 되고 이와 동시에 들림판(5)(5')이 공압기(12)에 의하여 연결판(11)(11')이 상승됨으로써 제5도의 (나)도{(다)도의 오기인 것으로 보인다}에서와 같이 절단부가 완전하게 분리되면……"이라고 기재되어, 그 명세서 및 도면에 들림판의 기능이 명시적으로 기재되어 있다(이 사건 등록고안의 등록청구범위 제2항은 제1항의 들림판 구성을 더욱 한정한 제1항의 종속항이다). ③ 이와 같이 이 사건 등록고안에서는 수세미 접착 과정에서 용융된 수세미 부재가 받침대(3)(3')에 눌어붙은 경우, 받침대(3)(3')의 전·후면에 형성된 들림판(5)(5')이 승강되면서 수세미를 받침대(3)(3')로부터 분리함으로써, 후방의 수세미 소재가 이동하기 쉽도록 하여 수세미를 자동적으로 연속 생산할 수 있도록 하는 효과를 달성할 수 있게 한다. ④ 수세미 부재가 받침대에 눌어붙을지 여부를 좌우하는 변수로는 초음파 공구혼의 초음파 파장의 수치, 수세미포의 재질, 스펀지 심체의 재질 내지 두께, 융착 시간 등이 있다. ⑤ 초음파 공구혼의 초음파 파장을 조절함으로써 수세미 부재가 받침판에 눌어붙는 현상을 억제할 수 있다. 그러나 이 경우에는 수세미의 접착 강도가 떨어질 위험이 있어 수세미 완제품의 품질을 보장하기 어렵다는 문제가 있다. 다만, 초음파 공구혼을 사용하는데 숙련된 작업자라면 수세미 접착 강도를 충분히 유지하면서 수세미 부재가 받침판에 눌어붙는 현상을 방지하는 정도로 공구혼의 초음파 파장을 조절하는 것이 가능하나, 그러한 경우에도 제조하고자 하는 수세미의 재질 및 규격 등이 바뀔 때마다 그에 따라 적합한 초음파 파장을 조절하는 번거로움이 있게 된다. ⑥ 들림판 구성이 없다면, 수세미를 절단하고 접착한다는 이 사건 등록고안의 기본 기능이 수행될 수는 있다고 하더라도, 수세미가 받침판에 눌어붙을 경우 작업자가 직접 수세미를 떼어 내어야 하는 불편과 이에 따라 수세미 제조 속도가 저하되는 단점이 생기게 되어, 일련의 연속 공정에 의하여 능률적으로 수세미를 제조한다는 작용효과가 저하될 수 있다. ⑦ 다음과 같은 기술, 즉 ㉠ 가열판 저면부에 요부를 형성하고 유단도체가 요부 내에서 운동하면서 가공 대상물을 절단하도록 하는 기술, ㉡ 폴리에스텔사를 직조하여 만든 외피에 다공성 탄성 스펀지가 삽입된 가공 대상물이 초음파 방식으로 접착되는 기술, ㉢ 초음파 공구혼의 저면에 길이 방향으로 이 사건 등록고안의 절단칼 안내홈(6')과 같은 요입홈이 형성된 구성, ㉣ 폴리에스텔사로 된 수세미 부재를 초음파를 이용하여 접착한 수세미에 관한 기술, ㉤ 초음파 가공기에 관한 기술 등은 이 사건 등록고안 출원 전의 공지 공용 기술이다. 반면, 수세미 접착 및 절단장치에 있어서, 받침대로부터 수세미 소재를 분리하는 이 사건 등록고안의 들림판 구성을 갖춘 공지 기술은 없다. (다) 판 단 위에서 본 바에 의하면, 이 사건 등록고안은 등록청구범위에 기재된 각 구성요소, 즉 청구항 제1항에 있어서, 수세미 소재를 연속적으로 공급하는 공급판, 가열 접착 방식으로는 접착이 불가능한 폴리에스텔사를 사용하여 재직한 수세미포와 스펀지 심체를 일체로 접착시키는 초음파 공구혼, 접착 부위를 절단하는 절단칼과 그 구동부, 절단된 부위를 확실하게 자동 분리시켜 주는 들림판의 각 구성요소가 유기적으로 결합된 하나의 장치가 그 기술적 특징을 인정받아 실용신안 등록된 것이지, 어느 일부분의 구성에 기술적 특징이 있다고 볼 수 없다. 이러한 이 사건 등록고안의 특징과 앞에서 본 바와 같은 들림판 구성의 작용효과, 공구혼의 초음파 파장 조절로 들림판 기능을 대체하는 것의 한계 및 이 사건 등록고안의 출원 전 공지 공용 기술의 내용 등을 아울러 고려하면, 들림판 구성이 이 사건 등록고안의 구성요소 중에서 기술적 중요도가 낮은, 단순한 부가 요소에 불과하다고 할 수 없다. 그리고 (가)호 고안에서 이 사건 등록고안의 들림판 구성과 균등한 것으로 볼만한 구성이 있다고 볼 수도 없다. 그렇다면 들림판 구성을 갖추고 있지 않은 (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 구성 및 그에 따른 작용효과가 다른 고안에 해당되고, 따라서 (가)호 고안이 들림판 구성을 결여하고 있더라도 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지의 피고 주장은 이유 없다. (3) 소결론 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다. 4. 결 론 원고의 청구는 이유 있어 인용한다. 판사 이진성(재판장) 성기문 이명규