피고의 특허발명 특허청구범위를 명세서에 없는 내용으로 실질적으로 확장하는 정정을 하였다.
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한눈에 요약
특허법원 2005허2441 민사 사건(2005년 10월 28일 선고, 1심)의 판결 결과는 원고 승소이다.
원문: 국가법령정보센터 판결문
사건 개요
무슨 일이 있었나
- 원고는 피고가 가진 특허(등록번호 제187566호)의 특허청구범위를 정정한 것에 대해 정정무효심판을 청구했으나, 특허심판원은 이를 기각했다.
- 원고는 특허심판원의 기각 결정을 취소해 달라는 소송을 제기했다.
- 피고의 특허는 알릴에스테르 올리고머 조성물과 이를 이용한 광학재료용 유기글라스에 관한 것이었다.
- 피고는 특허청구범위를 축소하는 정정을 신청했고, 특허심판원은 정정이 적법하다고 판단해 이를 승인했다.
- 원고는 정정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경했으며, 발명이 실시 불가능하다고 주장했다.
- 법원은 원고의 주장을 검토한 후, 특허심판원의 결정을 취소하고 원고의 손을 들어주었다.
한눈에 보는 결론
원고는 피고가 특허청구범위를 정정한 것이 실질적으로 범위를 넓히거나 변경한 것이며, 발명이 제대로 설명되지 않아 실시가 어렵다고 주장했다. 쟁점은 정정이 특허청구범위를 축소한 것인지, 아니면 실질적으로 확장 또는 변경한 것인지와 발명의 실시 가능성 여부였다. 법원은 정정이 실질적으로 범위를 확장하거나 변경한 것으로 보고, 원고의 주장을 받아들여 특허심판원의 결정을 취소했다.
법원은 왜 그렇게 판단했나
- 정정 전의 특허청구범위가 포괄적인 상위개념인 '알릴에스테르 올리고머'였으나, 정정 후에는 명세서에 뒷받침되지 않는 새로운 4가지 유형의 올리고머가 추가되어 실질적으로 범위가 확장되었다고 봤다.
- 명세서에 발명의 상세한 설명과 제조 방법이 충분히 기재되어 있지 않아, 기술 분야의 일반적인 지식을 가진 사람이 쉽게 발명을 실시할 수 없다고 판단했다.
- 정정 후의 특허청구범위에 포함된 점도 범위가 실제 제조나 사용에 적합하지 않은 부분을 포함하고 있어, 실시 불가능한 발명이 포함된 것으로 봤다.
- 원고가 제시한 비교대상발명들과의 차이점 및 신규성, 진보성 주장에 대해, 정정 후의 범위가 오히려 확장되어 신규성 및 진보성이 부족하다고 판단했다.
- 따라서 정정이 특허법상 허용되는 범위 내의 감축이 아니라 실질적인 확장이나 변경에 해당한다고 결론 내렸다.
핵심 정리
특허청구범위를 정정하면서 명세서에 없는 내용을 추가해 범위를 넓히고, 발명의 실시 방법도 충분히 설명하지 않아 발명이 제대로 실현될 수 없다고 법원이 판단했다. 이에 따라 원고의 주장이 받아들여져 특허심판원의 정정 승인 결정이 취소되었다.
민사 판결 결과
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판례 요지
판시사항- 1
[1] 특허발명의 정정이 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 감축하는 정정으로서 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 한다면 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당하지만, 정정 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 추가하는 것이어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 한 사례 [2] 정정 후의 특허발명이 그 명세서 중 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 기재불비가 있어구 특허법 제136조 제3항의 특허출원시 특허를 받을 수 없는 경우에 해당한다고 한 사례
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