원고가 특허청의 거절 결정에 불복하여 심판을 청구하고 보정 각하 결정에 대해 이의를 제기함.

【원 고】 이. 아이. 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 (소송대리인 변호사 황영주외 1인) 【피 고】 특허청장 【변론종결】2007. 11. 27. 【주 문】 1. 특허심판원이 2007. 5. 31. 2006원9022호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【청구취지】주문과 같다. 【이 유】 1. 기초 사실 가. 특허청은 2006. 9. 8. 발명의 명칭이 “나이프 및 얼음 파쇄 송곳 관통 방지 용품”인 출원발명(1999. 3. 19. PCT출원되어 2000. 9. 19. 번역문이 제출되고, 2006. 4. 12. 분할출원된 발명인 (특허출원번호 생략), 이하, ‘이 사건 출원발명’이라고 한다)에 대하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다. 나. 이에 대하여 원고는 2006. 10. 11. 위 거절결정에 불복하는 심판을 청구하고, 같은 해 11. 10. 명세서등보정서를 제출하여 특허청구범위 등을 보정하였다. 다. 심사전치과정에서 심사관은 2006. 12. 5. 원고의 보정을 각하하고, 같은 달 7. 보정 전의 특허청구범위에 대하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 유지하는 심사결과를 통지하였다. 한편, 원고는 2007. 1. 4. 특허심판원에 심사관의 보정각하결정에 불복하는 심판을 청구하였고, 그 심판이 현재 특허심판원에 계속중이다. 라. 특허심판원은 심사전치의 종결에 의하여 원고의 거절결정불복심판청구를 2006원9022호 사건으로 심리하여 2007. 5. 31. 이 사건 출원발명이 진보성이 없다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [증 거] 갑 제1 내지 7호증, 을 제1호증의 1 내지 3, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 원고의 주장 이 사건 심결은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제174조 제1항, 제51조 제2항, 제3항의 강행규정을 위배한 중대한 절차상의 위법이 있으므로 취소되어야 한다. 나. 판 단 (1) 이 사건 출원발명은 1999. 3. 19. PCT출원된 발명으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정된 법률(이하, ‘개정법’이라고 한다) 부칙 제3조에 의하여, 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록은 종전의 규정에 의하여야 하므로, 이 사건 출원발명에 대한 심사전치과정에서의 심사는 출원 당시의 법률인 구 특허법을 적용하여야 한다. (2) 구 특허법 제51조 제2항, 제3항에 의하면, “심사관은 보정각하결정이 있는 때에는 특허출원인에게 당해 결정등본의 송달이 있은 날로부터 30일을 경과할 때까지는 당해 특허출원의 사정을 하여서는 아니되고, 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 그 특허출원의 심사를 중지하여야 한다”고 규정하고 있고, 위 규정은 구 특허법 제174조 제1항에 의하여 특허거절결정에 대한 심판청구를 하고 명세서 또는 도면을 보정하여 심사전치에 회부되었을 경우에 준용되고 있으며, 따라서 심사전치과정에서 심사관은 보정각하결정이 있는 때에 불복기간이 경과할 때까지 심사결과를 통지하여서는 아니되고 그 후 보정각하결정에 대한 심판을 청구한 때에는 후속 심사절차를 중지하여야 할 것인바, 이는 심사의 대상인 특허출원을 명확히 하여 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위하여 확보하지 아니하면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정으로 해석된다. (3) 그런데 앞서 기초 사실에서 본바와 같이, 심사전치과정에서 심사관은 보정각하결정 후에 불복기간이 경과하지 않은 상태에서 심사결과를 통지하여 심사전치를 종결하였고, 그 후 원고가 보정각하결정에 대하여 심판청구를 하였으므로, 특허심판원으로서는 심사전치과정에서 심사관이 강행규정에 위배한 잘못을 시정하거나 보정각하결정에 대한 심판의 당부를 기다려 심판의 대상인 이 사건 출원발명의 명세서를 명확히 특정한 후에 심결을 하여야 함에도 심사전치과정에서의 위법을 간과한 채 이 사건 심결을 한 잘못이 있다(이 사건 심결은 이 사건 출원발명에 적용할 법률을 개정법으로 잘못 판단하여 적용한 것으로 보인다). (4) 따라서 이 사건 심결은 강행규정에 위배한 잘못이 있어 위법하므로 취소되어야 한다. 3. 결 론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 원유석(재판장) 김제완 김종석