특허권 공동소유자가 소외 회사에 전용실시권을 설정하고, 피고 회사가 이를 양수해 가스밸브 개폐기를 생산하였다.
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한눈에 요약
서울고등법원 91나62704 민사 사건(1992년 7월 23일 선고, 2심)의 판결 결과는 원고 일부 승소이다. 적용 법조는 민법 제477조 제3항, 소송촉진등에관한특례법, 민사소송법 제96조 외 2개이다.
원문: 국가법령정보센터 판결문
사건 개요
무슨 일이 있었나
- 원고와 소외 이송순은 특허권을 공동으로 가지고 있었고, 1988년 5월 20일 소외 회사에 특허권 전용실시권을 주고 사용료를 받기로 약속함.
- 소외 회사는 생산시설이 없어서 이송순이 운영하는 업체에서 가스밸브 개폐기를 납품받아 판매함.
- 1989년 1월 피고 회사가 설립되어 소외 회사로부터 전용실시권을 넘겨받아 가스밸브 개폐기 생산을 시작함.
- 피고 회사는 1990년 1월부터 10월까지 가스밸브 개폐기를 생산·납품하였고, 원고는 이에 대한 사용료를 청구함.
- 피고는 이미 일부 사용료를 지급했으나, 원고가 청구한 금액 중 일부는 지급하지 않음.
- 피고는 원고가 특허권 침해자에 대해 필요한 조치를 하지 않은 점을 이유로 사용료 지급을 거부함.
한눈에 보는 결론
원고와 소외 이송순이 특허권 공동소유자로서 소외 회사에 전용실시권을 설정했고, 피고 회사가 이를 양수하여 가스밸브 개폐기를 생산했다. 원고는 1990년 1월부터 10월까지의 사용료를 청구했으나, 쟁점은 피고가 전용실시권 사용료를 얼마나 지급해야 하는지와 원고가 특허권 침해자에 대해 조치를 취해야 하는지 여부였다. 법원은 피고가 일부 사용료를 지급한 점을 인정하면서도, 원고가 침해자에 대한 조치를 하지 않은 것은 사용료 지급의 선행 조건이 아니라고 판단해 원고의 일부 청구를 인정했다.
법원은 왜 그렇게 판단했나
- 특허권 공동소유자는 서로 자유롭게 특허를 사용할 수 있으므로, 한 공동소유자가 만든 제품을 다른 공동소유자가 매매 형식으로 받았다고 해서 자동으로 사용료를 내야 하는 것은 아님.
- 소외 회사가 생산시설이 없을 때 이송순이 납품한 제품에 대해서는 별도의 사용료 약정이 없었으므로 소외 회사가 사용료를 내야 한다고 볼 수 없음.
- 피고 회사는 소외 회사로부터 전용실시권을 양수했고, 이에 따라 1990년 1~10월분 사용료를 지급할 의무가 있음.
- 원고가 특허권 침해자에 대해 조치를 취해야 한다는 약속이 있었으나, 이는 사용료 지급을 위한 반드시 먼저 해야 할 의무가 아니라고 봄.
- 피고가 이미 지급한 금액 중 일부는 1990년 사용료에 충당된 것으로 인정됨.
- 따라서 원고의 청구 중 일부만 받아들여 피고가 지급해야 할 금액을 조정함.
핵심 정리
원고와 소외 이송순은 특허권을 공동으로 소유하며 소외 회사에 전용실시권을 주었고, 피고 회사가 이를 양수해 제품을 생산했다. 법원은 피고가 일부 사용료를 지급한 점을 인정하면서도, 원고가 침해자에 대해 조치를 취하지 않은 것은 사용료 지급의 전제 조건이 아니라고 판단해 원고의 일부 청구만 받아들였다.
민사 판결 결과
비슷한 다른 판례
사실관계·죄명·심급·BAC 등 변수로 매기는 유사도전용실시권자가 실시료를 한 번도 내지 않고 권리자 동의 없이 제3자에게 실용신안 사용을 허락함
피고가 의장등록 출원 전부터 동일한 밀봉고무제품을 제작·판매해 왔다.
특허권 공유자들이 동업계약을 체결하고 전용실시권을 설정했으나, 일부 조합원이 지분을 양도하고 탈퇴하며 새로운 동업계약이 체결됨.
원고들이 자신들의 특허권·디자인권 침해와 OEM 계약 위반을 주장하며 피고를 상대로 손해배상을 청구함
상표권을 넘겨받아 이전등록을 마쳤지만 등록상표를 실제로 사용하지 않은 채, 피고들의 상표권 침해를 주장하며 금지와 손해배상을 청구함.
원고가 피고에게 특허권 명의신탁 해지를 이유로 특허권 이전등록과 말소등록을 청구함
원고가 통발연결장치 특허발명과 동일하거나 이용관계에 있는 피고의 발명이 자신의 권리범위에 속한다고 확인을 구함
원고가 피고들에게 특허권 이전등록 및 출원인명의변경 절차 이행을 요구함
피고가 등록상표를 변형한 실사용상표를 팬시상품과 문구류에 계속 사용하여 원고의 상표와 혼동을 일으켰다고 주장됨
원고가 통상사용권자에게 등록상표를 사용하게 했는데, 그 사용권자가 피고의 주지상표와 혼동을 일으키는 변형 상표를 운동화에 붙여 사용함.
특허발명의 권리범위 확인 심판 청구 및 심결 취소
직원이 발명한 특허를 피고 회사가 무단 출원하여 등록받음
원고가 해양경찰청의 선박 프리패스 시스템 구축 사업에 참여하여 시스템을 개발하고 교육 자료를 특정인에게 배포함
특허발명의 필수 구성요소를 일부 결여한 확인대상발명에 대한 심판 청구
원고가 층상 배수 배관 시스템을 설치하는 특허발명과 피고의 화장실 시공방법이 동일하거나 균등한지 다툼.
특허받은 이소니트릴 리간드와 방사성 금속의 배위착물 제조방법에만 사용되는 키트를 생산·판매함
원고가 피고들의 등록실용신안에 대해 권리범위 확인을 청구한 사건
특허 관련 합의 후 미국 특허 침해 주장으로 소송 제기한 사건
원고가 피고의 특허발명에 대해 기재가 불명확하고 진보성이 없다는 이유로 등록무효를 주장했으나, 법원이 이를 받아들이지 않은 사건.
특허 공유자 중 한 명이 심판청구 기간 내에 불복심판청구를 하지 않아 다른 공유자가 단독으로 심판청구를 함.
피고가 원고의 '투폰 서비스' 시스템을 무단으로 특허출원한 사건
전직 연구소장이었던 정갑렬이 원고 회사의 BECM 제조 관련 기술을 이용해 피고 회사를 설립하고 같은 제품을 제조·판매함.
특허권과 디자인권을 여러 명이 함께 소유하면서 경매를 통해 대금을 나누도록 청구함
원고가 자신이 가진 절첩식 방충장 개폐장치 실용신안권의 권리범위에 피고의 후등록 고안이 속한다며 적극적 권리범위확인심판을 청구했다가 기각되자 그 심결의 취소를 구한 사건.
원고가 특허 전용실시권을 등록한 후 피고 회사가 제3자에게 실시권을 부여하여 침해함.
방직기용 실 저장 및 공급장치 특허 기술을 무단으로 사용한 제품을 제조·판매함
피고 2와 피고 4가 원고의 상표를 무단으로 사용해 제품을 판매하고 광고함
특허 통상실시권 설정계약이 5년 만료로 소멸했다며 말소등록과 계약 위반에 따른 손해배상을 청구함
원고가 OO회사 재직 중 전화단말장치 관련 직무발명으로 특허를 받고 보상금을 청구함.
판례 요지
판시사항- 1
특허권의 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을에 대하여 전용실시권 사용료 지급의무가 있는지 여부
- 2
특허권전용실시권 설정계약시 특허권자가 설정 이전에 특허권을 침해한 자에 대하여 제재나 침해금지청구를 하는 등 특허권을 보호할 의무를 부담하기로 한 경우 그 의무가 전용실시권 사용료 청구를 위한 선이행의무라고 볼 수 없다고 한 사례
원문 출처: 국가법령정보센터 판결문
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