전용실시권자가 실시료를 한 번도 내지 않고 권리자 동의 없이 제3자에게 실용신안 사용을 허락함

【원 고】 A (소송대리인 변호사 **** 외 3인) 【피 고】 **** (소송대리인 변호사 **** 외 2인) 【주 문】 1.피고는 원고에게 실용신안 B에 관하여 특허청 1998. 4. 30. 접수 C로 경료된 전용실시권설정등록에 대하여 2001. 7. 13.자 해지를 원인으로 한 말소등록절차를 이행하라. 2.소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이 유】1. 인정 사실 가.원고는 고안의 명칭을 'D'로 하는 별지 목록 기재 실용신안권(이하 '이 사건 실용신안권'이라 한다)의 권리자로서 1998. 4. 28. 이 사건 실용신안권에 관하여 피고(전용실시권 설정계약 당시의 상호는 ****였으나 1998. 8. 4. ****으로 상호가 변경되었다)와 사이에 전용실시권 설정계약(이하 '이 사건 설정계약'이라 한다)을 체결하였다. 나.원고와 피고는 이 사건 설정계약 당시, 전용실시권자인 피고가 원고에게 이 사건 실용신안권에 의한 독점계약물의 판매대가로서 판매분의 5%에 해당하는 실시료를 원고에게 지급하고, 위 실시료를 매월 30일까지 원고에게 송금하며, 송금시에 그 달의 판매실정을 원고에게 보고하도록 정하고, 피고가 위와 같은 사항을 불이행할 때에는 이 사건 설정계약이 자동으로 해지되는 것으로 약정하였다. 다.피고는 1998. 4. 30. 이 사건 설정계약을 원인으로 하여 이 사건 실용신안권에 관하여 특허청 접수 C로 전용실시권설정등록(이하 '이 사건 설정등록'이라 한다)을 마쳤다. 라.그러나 피고는 이 사건 설정등록 이후 아래에서 보는 해지통보시까지 3년이 넘는 기간 동안 이 사건 실용신안을 전혀 실시하지 아니하였고, 원고에게 단 한차례도 이 사건 설정계약에서 정한 실시료를 지급한 바 없다. 마.원고는 2001. 7. 13. 피고의 위와 같은 실시료 지급의무 불이행을 이유로 하여 피고에게 내용증명우편으로 이 사건 설정계약을 해지한다는 취지의 통지를 하였다. 거：다툼 없는 사실 및 갑 제1호증, 갑 제2호증, 갑 제3호증, 갑 제6호증의 2, 이 법원의 ****에 대한 사실조회결과, 변론의 전취지] 2. 판 단 이 사건 설정계약과 같이 실용신안권의 전용실시권자가 실용신안권자와 사이에 향후의 실시실적에 대한 일정한 비율에 따라 실시료를 지급하기로 약정하였을 경우 전용실시권자가 실용신안을 실시하지 않으면 실용신안권자에게 지급되는 실시료가 없게 되어 실용신안권자의 이익을 침해할 우려가 있으므로 위와 같은 경우 전용실시권자는 실용신안을 실시할 의무가 있다 할 것인바, 위 인정 사실에 의하면, 피고는 이 사건 실용신안권에 관한 전용실시권을 설정받은 이후 이 사건 실용신안을 전혀 실시하지 아니하여 이 사건 설정계약에서 정한 실시료를 원고에게 지급하지 아니함으로써 실시료 지급의무를 위반한 것이라 할 것이고, 따라서 이를 이유로 한 원고의 2001. 7. 13.자 계약해지 통지에 기하여 이 사건 설정계약은 적법히 해지되었다 할 것이다{가사 피고에게 이 사건 실용신안의 실시의무가 없어 그에 따른 실시료 지급의무가 발생하지 아니하는 것으로 본다 하더라도, 실용신안법 제42조에 의하여 실용신안권에 준용되는 특허법 제100조 제4항은 "전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다."고 규정하고 있으며, 한편, 갑 제5호증, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 3, 갑 제9호증, 갑 제11호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 피고는 이 사건 설정계약 이후 원고의 동의 없이 소외 ****에게 이 사건 실용신안의 사용을 허락하여 위 회사에서 이 사건 실용신안을 사용한 제품을 생산해온 사실이 엿보이는바, 피고의 위와 같은 사용허락은 위 실용신안법의 규정을 위반하여 원고의 실용신안권을 침해한 행위라 할 것이므로, 이를 이 사건 설정계약의 해지사유로 한 원고의 2002. 2. 22.자 준비서면의 송달에 의하여 이 사건 설정계약은 해지되었다 할 것이다(피고는, 위 회사에서 당초부터 원고의 허락을 받아 이 사건 실용신안을 사용해온 것이라는 취지로 주장한, 갑 제5호증, 갑 제7호증, 갑 제11호증의 각 기재만으로는 갑 제9호증의 기재에 비추어 위 주장사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로 위 주장은 이유 없다)}. 3. 결 론 그렇다면 피고는 원고에게 이 사건 설정등록에 대하여 2001. 7. 13.자 해지를 원인으로 한 말소등록절차를 이행할 의무가 있으므로, 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용한다. 판사 김선혜(재판장) 고종영 최봉희