원고가 개발·판매한 '****' 약주가 주지성을 획득했는데, 피고가 유사한 상호와 상표를 사용하여 약주를 제조·판매함.

【원 고】 **** (소송대리인 변호사 ****) 【피 고】 **** (소송대리인 변호사 **** 외 1인) 【주 문】 1. 피고는 [****] 목록 **** 표시 상호를 부착한 간판, 표지, 상품 등 상호부착물을 게시·게양·제조·반포·판매하는 등 위 상호를 사용하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다. 2. 피고는 약주에 대하여 위 상호 및 [****] 목록 **** 표시 상표를 사용하거나 이를 사용한 약주를 제조·판매 또는 반포하여서는 아니 된다. 3. 피고는 위 상호 및 상표를 사용하여 제조한 약주를 모두 폐기하고, 그 제조에 사용된 설비를 제거하라. 4. 피고는 ****에게 피고의 법인등기(등기번호 00184) 중 창원지방법원 함양등기소 ****자로 마친 피고의 상호변경등기의 상호 **** 중 **** 부분의 말소등기절차를 이행하라. 5. 피고는 ****에게 금 61,424,318원 및 이에 대한 2002. 8. 20.부터 2003. 4. 18.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 25%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라. 6. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 7. ****은 가집행할 수 있다. 【청구취지】주문과 같다. 【이 유】 1. 기초 사실 ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실이 인정된다. 가. ****는 주류 제조 및 판매 등을 주목적으로 하여 1983. 2. 5. 설립된 회사로서 1992. 5.경 ****라는 상표의 약주를 개발하여 판매하기 시작하였다. ****는 위 약주를 제조·판매하면서, 판매촉진을 위하여 2002년 상반기 동안 약 36억 원의 광고비를 지출하는 등 많은 비용을 들여 TV, 라디오, 신문, 잡지, CATV, 극장, 인터넷 등을 통한 광고를 하였고, 그 결과 판매량은 날로 급속히 성장하여 2002년 상반기 매출액은 약 580억 원에 이르렀다. 나. 피고는 1999. 11. 26. 농·수·축산물 가공 수출입업 등을 목적으로 하여 '청정식품 주식회사'로 설립되었다가 사업목적을 '주류 제조·판매업'으로, 명칭을 '****'로 변경하여 창원지방법원 함양등기소 ****자로 상호변경등기를 마친 후 '****'라는 상품명으로 약주를 제조, 판매하여 왔다. 다. ****는 1992. 7.경 약주를 지정상품으로 하여 '****'상표를 출원하였으나 "****는 간과 위를 보호해 주는 한약재의 민속주를 의미하는 술의 보통명칭으로 인식된다."는 이유로 거절사정된 후, 1998. 10. 9. (등록번호 1 생략)으로 상품류 구분 제006류의 ****를 지정상품으로 하여 '국순당****'상표에 관하여 상표등록을 마쳤다. 라. 반면, 피고는 1999. 9. 11. ****를 지정상품으로 하여 '****(神仙 百洗酒)'상표에 관하여 상표출원을 하였고, ****는 이에 이의신청을 하였으나 "본원상표인 ****와 인용상표인 국순당 ****의 지정상품이 모두 ****로서 이 부분은 지정상품의 보통명칭이어서 식별력이 없는 부분이고, 이를 제외한 나머지 부분을 대비해 보면 외관, 칭호, 관념이 현저하게 달라 결국, 본원상표는 비유사상표"라는 이유로 그 신청이 기각된 후, 피고는 2001. 7. 26. (등록번호 2 생략)로 위 상표등록을 마쳤다. 마. 위 거절사정 및 이의결정은 ****를 민속주의 일종으로 소개한 ○○○사전(소외인 저, 중앙대학교 출판부 발행)을 참고한 것인데, 그 후 2001. 2. 14.경 위의 '○○○사전'의 내용 중 **** 관련 부분은 충분한 문헌적 고증 없이 주조회사(국순당)의 홍보지만을 토대로 사실과 달리 기술된 것임이 위의 저자 자신의 진술에 의하여 판명되었고(****), 이에 ****는 2001. 10. 10. 특허심판원 2001원2091호로 지정상품을 약주로 하는 '****'상표등록을 거절한 원사정을 취소하는 심결을 받고, **** (등록번호 3 생략)으로 지정상품을 약주로 하여 '****'상표를 등록하였다. 또한, ****는 2002. 6. 3. 특허심판원에 피고의 (등록번호 2 생략)에 대한 무효심판을 청구하여 2003. 1. 29. 특허심판원으로부터 2002당1662호로 "****는 술의 보통명칭이 아니라 국순당에서 제조·판매하는 약주이며, 원·피고의 양 상표는 유사하다."는 이유로 그 상표등록이 무효라는 심결을 받았다. 2. 당사자들의 주장 가. ****의 주장 ****의 위 '****' 상표는 광고 등을 통하여 국내에 널리 인식되었는데, 피고는 ****의 위 상표의 주지·저명성에 편승하여 위 '****'상표와 동일·유사한 '****'라는 상호를 사용하고 '****'라는 상표를 사용한 약주를 제조·판매함으로써, 소비자들에게 피고가 생산하는 약주를 마치 ****가 제조·판매하는 상품인 것처럼 혼동하게 하고 있다. 이는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 약칭한다) 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 ****는 위 부정경쟁행위로 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권에 기하여 그 침해행위의 금지 및 같은 법 제5조의 손해배상을 구할 권리가 있다. 나. 피고의 주장 ****가 사용하는 '****'라는 명칭은 전통 약주에 속하는 술의 일종으로 보통명칭이므로 식별력이 없어 보호받아야 할 상표라고 할 수 없으며, ****가 보통명칭인 이상 ****의 '국순당 ****'와 피고의 '****'는 상품명을 특정하는 부분인 '국순당'과 '신선'의 외관, 칭호, 관념 등이 현저하게 다르므로 동일·유사한 상표라고 할 수 없다. 따라서 피고가 '****'라는 상호를 사용하거나 '****'라는 상표를 사용한 약주를 제조·판매하는 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다. 3. 판 단 가. 상호사용금지 등 청구에 대한 판단 (1) ****의 상표인 '****'가 술의 보통명칭에 해당하는지 여부 위에서 든 각 증거에 의하면, ****가 시판된 1992년 이전의 저서나 국어사전 등에는 ****가 전통의 술로 나와 있지 않으며, 다만 ○○○사전(소외인 저)에는 ****의 재료, 담그는 법 등이 나와 있으나 이는 사실과 달리 저자의 착오에 의하여 수록되었음을 저자 스스로 시인하고 있는 사실, 일반 수요자 및 거래자 사이에서 ****는 국순당에서 제조하여 판매하는 약주로 알려져 있는 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 ****의 상표인 '****'는 술의 보통명칭이 아니라 **** 회사에서 제조·판매하는 약주를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정된다. (2) ****의 '****'상표와 피고의 '****'상호 및 '****'상표와의 유사 여부 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별되어야 하는바( 대법원 1999.11.23. 97후2842 판결 등 참조), 피고의 상표인 '****'는 그 구성으로 보아 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 간략하게 호칭하고자 하는 상거래사회의 실정을 감안할 때 '****'로 간략하게 호칭될 수 있고 피고의 상호인 '****'도 그 중요부분이 ****의 상표와 동일하므로, ****의 상표인 '****'와 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 ****의 상표와 전체적인 유사성이 인정된다. (3) 소 결 그렇다면 피고가 '****'라는 상호를 사용하고 '****'라는 상표를 사용한 약주를 제조·판매하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당하고, ****는 피고의 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정되므로, 피고는 위 상호를 사용하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되고, 위 상호 및 상표를 약주에 대하여 사용하거나 이를 사용한 약주를 제조·판매·반포하여서는 아니 되며, 위 상호 및 상표를 사용하여 제공한 약주를 모두 폐기하고, 그 제조에 사용된 설비를 제거함과 아울러, ****에 대하여 피고의 상호변경등기의 상호 중 **** 부분의 말소등기절차를 이행할 의무가 있다. 나. 손해배상청구 부분에 대한 판단 (1) 한편, 위 인정 사실에 의하면 피고는 ****에 대하여 위 부정경쟁행위로 인하여 발생한 손해를 배상할 의무가 있다. (2) 나아가 손해배상의 액수에 관하여 살피건대, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의하면, 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 청구하는 경우에는 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익액을 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 이 경우 침해자가 받은 이익액은 침해제품의 총판매액에 그 순이익률을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이지만 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의한 손해산정도 적법하다 할 것인바( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결), 갑 제19호증의 1 내지 제4호증의 각 기재 및 이 법원의 거창세무서장에 대한 사실조회결과 및 문서송부촉탁 결과에 변론의 전취지를 종합하면, 피고의 2002. 7. 1부터 2002. 12. 31.까지의 매출액이 201,523,355원이고, ****의 2002. 1. 1.부터 2002. 12. 31.까지의 매출액 대비 영업이익률은 30.48% 정도인 사실을 인정할 수 있으므로, 위 인정 사실에 의하면 피고가 위의 부정경쟁행위로 인하여 위의 기간 동안 얻는 이익액은 금 61,424,318원(원 미만 버림, 201,523,355원 S30.48%) 정도 된다고 봄이 상당하다. (3) 그렇다면 피고는 ****에게 부정경쟁행위로 인한 손해배상으로서 위 금 61,424,318원 및 이에 대하여 손해발생일 이후로서 ****가 구하는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날인 2002. 8. 20.부터 이 판결선고일인 2003. 4. 18.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에관한특례법에 정한 연 25%의 각 비율에 따라 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다. 4. 결 론 따라서 ****의 피고에 대한 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 판사 신수길(재판장) 박태일 진상훈