원고가 'Rudolph Valentino' 상표를 안경류 상품에 대해 출원했으나 선등록된 'valentino garavani' 상표와 유사하다는 이유로 등록이 거절됨.

【원 고】 주식회사 문코포레이션 (소송대리인 변리사 정태호) 【피 고】 특허청장 【변론종결】 2004. 7. 16. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 【청구취지】 특허심판원이 2004. 2. 26. 2003원3111 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 이 사건 심결의 경위 가. 특허청은 원고가 출원한 아래 나.(1)의 이 사건 출원상표가 아래 나.(2)의 선등록상표와 표장과 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 이 사건 출원상표와 선등록상표는 분리관찰이 가능한 데 그 한 요부가 'VALENTINO'로 동일하고 그 지정상품도 유사하여 특허청의 등록거절결정이 타당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원상표와 선등록상표 (1) 이 사건 출원상표 (가) 출원일 : 2001. 11. 20. (나) 출원번호 : (출원번호 생략) (다) 구성 : (라) 지정상품 : 보통안경, 선글라스, 안경집, 안경테{구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제9류} (2) 선등록상표 (가) 등록번호 : (등록번호 생략) (나) 상표권자 : 발렌티노 글로베 비. 브이 (다) 출원일/등록일 : 1990. 10. 29./1991. 12. 4.(2001. 12. 4. 상표권존속기간갱신등록) (라) 구성 : (마) 지정상품 : 보통안경, 선글라스, 안경테, 안경알, 안경{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제34류} [증 거 : 당사자 사이에 다툼이 없음] 2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단 가. 원고의 주장 이 사건 출원상표는 이태리 출신의 전설적인 미국 영화배우의 성명에 해당하는 상표로서 이태리에서 흔한 성인 'Valentino'에 이름인 'Rudolph'가 결합되어 항상 일체로만 사용되어지고 있고, 'Valentino'를 포함하는 표장이 국내외에서 서로 다른 사람에 의하여 이 사건 출원상표의 지정상품과 다른 상품에 다수 병존 등록되어 있으며, 국내에서 이 사건 출원상표의 지정상품에도 4개나 등록되어 있으므로, 이 사건 출원상표는 분리관찰하여서는 안되고 전체와 전체로서 대비하여야 하는바, 이와 같이 대비할 경우 선등록상표와 유사하지 아니하다. 나. 판 단 (1) 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부 갑 제7 내지 11호증, 갑 제13호증, 갑 제18 내지 26호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 라틴어 'Rudolph'와 'Valentino'가 결합된 이 사건 출원상표가 이태리 출신의 미국 영화배우의 성명에서 유래된 사실, 일본에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장이 상표등록된 사실 등이 인정되나, 위와 같은 사정만으로 바로 국내에 출원된 이 사건 출원상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수 없고( 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조), 국내외에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 다른 상품에 라틴어 'Valentino'를 포함하는 상표가 다수 등록되어 있다는 사정만으로 이 사건 출원상표가 분리관찰될 수 없다고 보기도 어렵다. 또한, 갑 제37 내지 40호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 국내에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 동종의 상품에 선등록상표권자의 상표를 제외하고 'Valentino Rudy', 'GIOVANNI VALENTINO' 상표가 등록된 사실은 인정되나, 위와 같은 정도의 등록사실만으로는 'Valentino'가 분리관찰될 수 없다고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표의 출원시에 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 이 사건 출원상표가 국내외적으로 언제나 일체로 사용되었고 성과 이름으로 분리되어 사용된 바 없어 성과 이름이 불가분적으로 결합되어 있어 수요자 간에 성명 전체로서 인식되고 호칭되었다고 볼 아무런 증거도 없다. (2) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부 이 사건 출원상표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표는 라틴어 'valentino'와 'garavani'가 일정한 간격을 두고 결합된 상표인바, 양 상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히, 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 양 상표의 일부 문자 구성이 달라 유사하지 아니하나, 그 호칭과 관념에 있어서는 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표도 일정한 간격으로 떨어져 있어 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있지 않아 'valentino'와 'garavani'로 분리관찰이 가능하다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 한 요부가 'valentino'로 같아 그 호칭과 관념이 같으므로 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 그 지정상품도 동일하거나 상품류가 같아 유사하다고 할 것이다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 3. 결 론 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김영태(재판장) 이회기 박정희