피고가 등록상표가 3년 이상 사용되지 않았다며 상표 등록 취소 심판을 청구함.

【원 고】 【피 고】 주식회사 효성코퍼레이션 (소송대리인 변리사 이우권) 【변론종결】2010. 4. 15. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】특허심판원이 2009. 12. 11. 2009당863호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호: 1993. 2. 23./1994. 2. 24./2003. 6. 10./제285848호 (2) 표장: (3) 상표권자:소외 1,2 (4) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 ‘김, 미역, 튀각’ 나. 이 사건 심결 및 소 제기의 경위 (1) 피고는 2009. 4. 14. 이 사건 등록상표의 상표권자인소외 1,2(이하 통칭하여 ‘상표권자들’이라 한다)를 상대로특허심판원에 2009당863호로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판을 청구하였다. 원고는 위 심판에 상표권자들의 보조참가인으로 참가하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 심리한 다음, 2009. 12. 11. 상표권자들과 통상사용권자가 실제로 사용한 상표는 이 사건 등록상표와 동일성이 없는 상표이고, 달리 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용되었음을 인정할 증거가 없다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다. (3) 이에 원고는 상표권자들의 보조참가인으로서 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였다. [인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지 상표권자들 또는 통상사용권자가 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단 가. 이 사건 등록상표의 사용 여부 (1) 판단기준 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않는다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 등 참조). 특히, 실제 사용된 상표가 등록상표와 비교하여 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 구성이 부가된 정도의 차이만 있는 경우에는 등록상표와의 동일성이 부정되지 않지만(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조), 등록상표에 다른 문자 부분이 결합되어 새로운 관념을 형성하는 것인 경우에는 등록상표의 동일성과 독립성이 상실되어 그 사용을 등록상표의 사용으로 볼 수 없다 할 것이다(대법원 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결,1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조). (2) 원고 주장의 상표 사용에 관한 판단 (가) 원고는 먼저, 이 사건 등록상표의 상표권자들이나 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 “”, “”, “”, “”, “”, “”, “”과 같은 상표를 정당하게 사용하였고, 위 상표들은 이 사건 등록상표와 동일성이 있다고 주장한다. 살피건대, 위 상표들 중 일부에 포함된 ‘김’, ‘돌김’ 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 구성이 부가된 정도에 불과하다. 그러나 위 상표들 모두에 포함된 ‘소문난’ 부분은 비록 ‘삼부자’ 부분보다 글자가 작고 그 위쪽에 위치하거나 그 왼쪽에 비스듬하게 결합되며 일부는 색깔이 다른 등의 차이가 있으나, 거래사회의 통념상 ‘삼부자’(이는 아버지와 두 아들을 통틀어 이르는 말이다)를 수식하여 그 전체로서 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려진 삼부자’라는 새로운 관념을 형성한다 할 것이다. 따라서 위 상표들에서 이 사건 등록상표에 해당하는 ‘삼부자’ 부분은 동일성과 독립성을 상실하였다고 할 것이므로, 상표권자들이나 통상사용권자가 위 상표들을 사용하였다 하더라도 이를 가지고 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다. 그러므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. (나) 원고는 다음으로, 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 “”와 같은 상표를 정당하게 사용하였다고 주장한다. 살피건대, 갑 제5호증의 1 내지 4, 갑 제6호증의 1, 을 제1호증의 1, 2의 각 일부 기재 및 영상, 증인소외 3의 일부 증언에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인소외 4 주식회사가 제조원으로 표시된 다시마튀각 및 돌김 제품 등을소외 3이 ‘삼부자식품’이라는 상호로 인터넷에서 이를 광고하면서 판매하고 있는 사실, 위 다시마튀각 제품의 비닐포장에 “”와 같은 상표가, 위 돌김 제품 등이 포함된 종합선물세트 상자에 “”과 같은 상표가 표시되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 더 나아가 위 상표들이 취소심판청구일인 2009. 4. 14. 전 3년 이내에 사용된 것인지에 관하여 살펴보면, 이에 관한 증거로는 갑 제4호증의 2, 3, 갑 제5, 6호증의 각 1 내지 4, 갑 제8호증의 1 내지 10의 각 일부 기재 및 영상, 증인소외 3의 일부 증언이 있으나, 이 증거들은 다음과 같은 사정들에 비추어 위와 같은 사실을 인정하기에 부족하거나 이를 믿기 어렵다. 즉, ⓛ 취소심판 당시에는 보조참가인인 원고에게 심판대리인이 있었음에도 ‘소문난 삼부자’로 된 상표의 사용증거만 제출되었을 뿐 위 상표들의 사용증거는 전혀 제출되지 않았다가 이 사건 소송에 와서야 2010. 3. 18.자 준비서면 제출 이후부터 비로소 제출되기 시작하였다. ② 을 제1호증의 2, 을 제7호증의 2, 을 제10호증의 1 내지 6의 각 기재 및 영상에 의하면,소외 4 주식회사는 2009. 6. 30. 폐업신고되었음에도 그 회사가 취소심판청구일 전에 삼부자식품에 돌김 제품 등을 팔면서 공급하였다는 김 종합선물세트의 상자(갑 제5호증의 3, 4)가 2010. 3.경에도 삼부자식품에 의하여 사용되고 있는 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 위 상자가 원고 주장과 같이소외 4 주식회사에 의하여 취소심판청구일 전에 공급된 것인지 의문이 든다. ③ 다시마튀각 제품 등의 비닐포장지에 찍힌 유통기한으로는 그 제품의 실제 제조일자를 입증하기에 부족하다. ④ 을 제2호증의 1 내지 3, 을 제3호증의 1 내지 8, 을 제15호증의 1 내지 3의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 통상사용권자인소외 4 주식회사와 상표권자들 중 1인인소외 2(‘○○○’라는 상호를 사용함)는 2007년경 및 2008년경에 경기도 광주시장 또는 화성시장에게 식품(식품첨가물)품목제조보고서 또는 품목제조보고사항변경보고서를 제출할 때 김 등의 제품명에 ‘소문난 삼부자 김’과 같은 식으로 기재하였고, 둘 다 그 김, 튀각 등의 제품 포장지에 일관되게 ‘소문난 삼부자’로 된 상표를 사용한 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면소외 4 주식회사가 그 제품에 ‘삼부자’로만 된 상표를 사용하는 것이 오히려 이례적이다. 한편, 설령 삼부자식품을 경영하는소외 3이 취소심판청구일 전 3년 이내에 통상사용권자인소외 4 주식회사의 허락 아래 다시마튀각, 돌김 등의 포장지나 상자 등에 위 상표들을 사용하였다 하더라도 이를 통상사용권자의 사용으로는 볼 수 없다(더군다나, 을 제1호증의 1의 기재에 의하면, 상표권자들과소외 4 주식회사 사이의 통상사용권설정계약에는소외 4 주식회사가 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락할 수 있는 권한에 관해서는 아무런 규정이 없는 사실이 인정된다). 그밖에 달리 원고의 위 주장사실을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다. 나. 소결론 결국, 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표가 정당하게 사용되었음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 김의환(재판장) 성창익 박종학