특허발명 정정심판 청구 후 각하에 대한 취소 소송

• 원고는 2005년 12월 12일, '입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및 그의 제조방법'이라는 특허를 출원해 2006년 10월 2일 특허를 받았다.
• 2007년 1월 10일, 다른 사람이 이 특허에 대해 이의를 제기했고, 특허청은 2007년 8월 20일 일부 청구항의 등록을 취소하는 결정을 내렸다.
• 원고는 이의결정 취소를 청구하는 심판과 함께, 2007년 11월 2일 특허청구항 일부를 정정하는 심판을 청구했다.
• 특허심판원은 2008년 1월 30일, 정정심판 청구가 부적법하다며 각하했으나, 특허법원은 2009년 1월 7일 이 각하 결정을 취소했다.
• 이후 특허심판원은 2009년 8월 25일, 정정 후 청구항이 특허 범위를 실질적으로 변경했다며 정정심판 청구를 불허하는 심결을 내렸다.
• 원고는 이 심결의 취소를 구하는 소송을 제기했다.

원고가 특허청구항을 정정하는 심판을 청구했으나, 특허심판원은 정정 후 청구항이 특허 범위를 실질적으로 변경했다고 판단해 각하했다. 쟁점은 정정 후 청구항이 특허 범위를 실질적으로 변경했는지 여부였고, 법원은 정정이 특허 범위를 실질적으로 변경하지 않았다고 판단해 심결을 취소했다.

• 특허법은 특허 명세서나 도면을 정정할 때 특허 범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없도록 규정하고 있다.
• 특허 범위 변경 여부는 단순히 청구항 문구만 보는 것이 아니라, 발명의 상세 설명과 명세서 전체 내용을 종합해 판단해야 한다.
• 원고의 정정은 기존 청구항 중 일부를 삭제하고 그 내용을 다른 청구항에 부가하는 방식으로, 특허 범위를 더 구체적으로 한정하는 내적 부가에 해당한다.
• 정정 후 청구항들은 기존 발명과 기술적 목적, 효과, 사상이 크게 달라지지 않아 제3자가 예측하지 못할 손해를 입힐 우려가 없다.
• 따라서 정정 후 청구항은 형식적으로는 변경됐지만 실질적으로는 특허 범위가 변경되지 않은 것으로 봐야 한다.

특허청구항을 일부 정정하는 과정에서 특허 범위가 실질적으로 변경되었는지 여부가 쟁점이었다. 법원은 정정이 기존 발명을 더 구체적으로 한정하는 것에 불과해 특허 범위가 실질적으로 변경되지 않았다고 판단했다.