동일한 발명을 같은 날 특허와 실용신안으로 각각 출원하여 모두 등록받음

【원 고】 김기빈외 1인(소송대리인 유미특허법인 담당변리사 김은진) 【피 고】 주식회사 아이케이화성(소송대리인 변호사 조광형) 【변론종결】2005. 9. 2. 【주 문】 1.특허심판원이 2004. 9. 24. 2003당1931호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【청구취지】주문과 같다. 【이 유】1. 기초사실 [증거: 갑1 내지 5호증] 가. 이 사건 특허발명 (1) 피고는 명칭이 “로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생방법 및 그 장치”인 이 사건 특허발명(등록번호 제377314호, 2000. 9. 18. 출원/2003. 3. 11. 등록)의 등록권리자이다. (2) 이 사건 특허발명은 폐왁스를 가열한 후 2회 이상의 정화과정 및 필터링 과정을 통하여 폐왁스 내에 잔존하는 수분과 불순물을 제거하는 재생방법 및 그 장치에 관한 것으로 그 청구범위 및 도면은 별지 1. 기재와 같다. 나. 비교대상발명 비교대상발명은 2001. 5. 15.자 등록실용신안공보(등록번호 제222931호, 2000. 9. 18. 출원/2001. 2. 26. 등록)에 게재된 피고의 “로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생장치”에 관한 것으로 그 청구범위 및 도면은 별지 2. 기재와 같다. 다. 이 사건 심결의 내용 원고들은 피고를 상대로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 동일한 발명으로, 모두 피고에 의하여 같은 날에 출원된 후 각각 등록된 것으로, 동일 출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로, 동일출원인이 동일발명을 2이상 출원하였을 때에는구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 제3항에서 준용하는같은 조 제2항 단서가 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것이어서, 이 사건 특허발명은 무효가 되어야 한다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을2003당1931호로 심리하여, 2004. 9. 24. 아래와 같은 이유 등으로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. ① 이 사건 특허발명의 제1항의 구성요소인 1, 2차 정화과정, 교반과정 및 필터링과정은 비교대상발명의 제1항의 구성요소인 증기가열 용해조, 보온탱크, 교반 용해탱크, 이송압축펌프, 필터, 여과기 및 배관라인으로 구성된 재생장치와 비교하여 기술적 구성의 차이가 있다고 볼 수 없고, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항 및 제2항 발명(이하 이 사건 제1항 및 제2항 발명이라 한다)의 효과는 비교대상발명의 청구항 제1항 및 제2항 발명에서도 동일하게 얻을 수 있는 효과에 지나지 아니하여 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하므로, 이 사건 제1항 및 제2항 발명과 비교대상발명은 서로 동일하고, 이 사건 특허발명의 청구항 제3항 및 제4항 발명(이하 이 사건 제3항 및 제4항 발명이라 한다)은 비교대상발명과 문언적으로 완전히 동일하다. ② 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 그 청구범위의 내용이 동일하고, 비교대상발명과 같은 날에 동일 출원인인 피고에 의하여 출원된 것으로서,구 특허법 제36조 제2항의 규정은 출원인의 동일여부와 상관없이 모두 동일하게 적용되어야 할 것이고, 출원인이 동일인인 경우에는 2이상의 출원 중 어느 한 출원을 선택하고 나머지 출원을 취하하거나 포기하면 협의가 이루어진 것으로 보아야 할 것이며, 가사 모두 등록되었다고 하더라도 어느 한 권리에 대하여만 권리를 유지하고 나머지 권리를 포기하면 협의가 이루어진 것으로 보아야 할 것인데, 피고가 이 사건 심판청구 이전에 비교대상발명을 포기함으로써 이 사건 특허발명만이 권리가 존속 중에 있다고 할 것이어서, 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 중복권리 문제가 발생되지 아니하므로,구 특허법 제36조 제2항 및제3항을 적용할 수 없다. 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장 가. 원고들의 주장 (1) 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 동일한 발명이고, 양자는 모두 피고에 의하여 같은 날에 출원되었고, 각각 등록된 것인바, 동일 출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로,구 특허법 제36조 제3항에서 준용하는같은 조 제2항 단서가 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하므로, 이 사건 특허발명은구 특허법 제36조 제3항에 위배되어 무효이다. (2) 비교대상발명은 그 권리가 설정등록된 후 사후적으로 포기된 것으로, 그 권리 포기는 장래에 대하여 효력이 있을 뿐 소급효가 있다고 할 수 없어, 출원의 무효, 취하와는 그 법적인 효력이 전혀 다르다. 설정등록 후 권리 포기의 경우, 설정등록 후부터 포기 등록까지는 권리가 유효한 것으로서, 권리자의 의사에 의하여 얼마든지 특허 또는 실용신안권 침해에 기인한 손해배상청구권 등을 행사할 수 있으므로, 처음부터 그 권리가 없었던 것으로 보는 무효와는 그 법적 효과가 상이하다. 따라서 비교대상발명이 일단 설정등록되었다가 피고에 의하여 그 권리가 포기되었다고 할지라도 이 사건 특허발명 또한 설정등록되어 있었던 이상 중복권리의 문제는 동일하게 발생하게 된다. 나. 피고의 주장 (1) 이 사건 특허발명 제1항 및 제2항은 “로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생방법”에 관한 것으로, 실용신안 고안의 대상이 될 수 없는 방법이 포함되어 있어, 비교대상발명과 동일하지 않다. (2) 출원인이 동일한 경우에 있어서의 협의는 2이상의 특허출원 또는 실용신안등록출원 중 어느 한 출원을 특허를 받는 대상으로서 선택하고, 나머지를 포기함으로써 그와 같은 “협의”가 이루어질 수밖에 없는 것이고, 동일 발명에 대한 동일인의 출원임이 간과되어 모두 권리가 부여된 경우에는 특허 무효사유가 되나, 하나의 권리를 제외한 나머지 권리를 포기한 경우에는 이 하자가 치유된 것으로 보아야 할 것인바, 피고가 이 사건 특허발명 및 비교대상발명이 모두 권리로 등록되어 있음을 인지하고, 이 사건 무효심판 제기 전인 2003. 8. 4. 비교대상발명에 관한 권리를 포기함으로써 현실적으로구 특허법 제36조 제3항 소정의 협의가 이루어진 상태가 되었다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명에 대한 원고들 주장의 무효사유는 치유되었다. 3. 판단 가. 이 사건 특허발명과 비교대상발명의 동일성 여부 이 사건에 있어서, 이 사건 제1항 발명은 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생방법발명으로, 증기가열용해조에서의 1차 정화과정, 보온탱크에서의 2차 정화과정, 교반용해탱크에서의 교반과정을 거친뒤 압축여과기에 의한 필터링과정으로 구성되어 있고, 비교대상발명의 청구항 제1항은 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생장치발명으로, 증기가열용해조, 보온탱크, 교반용해탱크, 이송 압축펌프, 필터, 여과기, 배관라인 등의 장치로 구성되어 있는바, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 제1항의 위 장치들을 사용하는 것을 시간적 경과에 따라 공정의 형식으로 표현한 것이어서, 양 발명의 실체를 살펴보면 동일한 로스트 왁스 주조용 폐왁스의 재생기술을, 이 사건 제1항 발명은 방법의 측면에서, 비교대상발명 제1항은 장치의 측면에서 각각 포착한 것에 불과한 것으로서, 그와 같은 카테고리의 차이에 따라 기술사상이 달라진다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 양 발명의 효과도 아무런 차이가 없다고 할 것이므로, 양 발명은 그 카테고리의 차이(방법발명과 장치발명)에 불구하고 동일한 발명이라 할 것이다. 이 사건 제2항 발명은 제1항의 종속항으로서 증기가열용해조에 투입된 폐왁스를 약 140℃ 이상의 스팀열로 가열하는 것으로 제1항을 구체적으로 한정하는 것이고, 비교대상발명의 청구항 제2항도 제1항의 종속항으로서 증기가열용해조는 보일러의 스팀파이프와 연결되어 약 140℃ 이상의 스팀열로 가열되고 보온탱크는 단열재로 감싸여져 있는 것으로 제1항을 구체적으로 한정하고 있는바, 약 140℃ 이상의 스팀열로 가열하는 것으로 양 발명의 구체적인 한정사항이 동일하고, 보온탱크를 단열재로 감싸는 것은 주지, 관용의 기술에 불과하고 그러한 구성으로 특이한 작용효과가 발생한다고도 보기 어려우므로, 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다. 따라서 이 사건 제1항 및 제2항 발명은 비교대상발명과 동일하다 할 것이고, 이 사건 제3항 및 제4항 발명은 비교대상발명과 그 문언이 완전히 동일하다. 나. 이 사건 특허발명의 선원주의 위배 여부 (1)구 특허법 제36조는 제2항은 “동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다”,같은 조 제3항은 “특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는제2항의 규정을 준용한다. 다만, 실용신안등록출원과 같은 날에 출원된 특허출원(제53조제3항의 규정에 의하여 실용신안등록출원과 같은 날에 출원된 것으로 보는 특허출원을 포함한다)이제53조의 규정에 의한 이중출원인 경우에는제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다”,같은 조 제4항은 “특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 또는 취하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은제1항 내지제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다”고 규정하고 있다. 구 특허법이 위와 같은 규정을 두고 있는 것은 중복되는 권리를 배제한다는 취지에서 1발명 1특허의 원칙을 관철하기 위한 것으로 보아야 할 것이며, 한편,구 특허법 제133조는제36조 제1항 내지제3항의 위반을 무효사유로 규정하고 있다. (2) 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 동일한 발명인 점은 앞에서 본바와 같고, 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 모두 피고에 의하여 같은 날 출원되었으며, 피고가 이 사건 특허발명의 등록 이전에 비교대상발명의 출원을 취하하거나 협의에 준하여 비교대상발명의 출원을 포기하지 아니하여, 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 모두 등록된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 이와 같이 동일한 발명인 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 같은 날 동일 출원인에 의하여 출원되었다가 모두 특허권과 실용신안권으로 등록된 경우, 그 중 이 사건 특허발명은구 특허법 제36조 제3항,제2항에 위반되어 등록된 것으로같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 특허등록은 무효라 할 것이다. 이에 대하여 피고는,대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결을 원용하면서, 이 사건 무효심판 제기 전에 비교대상발명을 포기함으로써 사후적으로 협의가 성립된 것이고 권리의 중복문제도 해결되었으므로, 위 무효사유가 치유되었다는 취지로 주장하나,구 특허법 제36조에서의 협의, 무효, 취하 등은 모두 출원단계에서 이루어지는 것을 의미하는 것일 뿐 등록으로 권리가 부여된 후의 것을 의미하는 것은 아니어서, 비교대상발명이 사후적으로 포기되었다고 할지라도 이를구 특허법 제36조에서의 협의에 해당한다거나 그 무효사유가 치유되는 것으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 피고가 원용하는 위 대법원 판결은 동일한 발명이 같은 날 2개의 실용신안으로 동시에 출원되어 모두 등록되었다가 그 중 하나의 등록실용신안이 무효로 확정된 사안에 대하여, 나머지 등록실용신안을 유지, 존속시켜주는 것이 타당하다는 것임에 비하여, 이 사건은 피고가 이 사건 심판 청구 이전에 비교대상발명에관한 실용신안권을 포기한 것으로, 그러한 포기는 등록무효와 달리 소급효가 없어 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 중복된 상태였다(갑6호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고는 포기한 위 실용신안권에 기하여 소송을 제기하는 등 권리를 실제로 행사한 바도 있다)는 점에서 위 판결과 사안을 달리하여, 이 사건에 위 판결을 원용하기에 적절하지 아니하므로, 결국 피고의 위 주장은 이유 없다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 특허발명은구 특허법 제36조 제3항,제2항에 위반되어 등록된 것으로같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 무효라 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로 이를 취소한다. [별지 생략] 판사 이재환(재판장) 김철환 심준보