원고는 무광택 형광색 골프공을 ‘VIVID’ 시리즈로 판매했고, 피고도 유사한 골프공 포장에 ‘VIVID’를 크게 표시했습니다.

- 1 - 서울고등법원 제5민사부 판결 사 건2019나2047941 표장사용 금지청구 원고, 항소인주식회사 A 서울 대표이사 소송대리인 변호사 **** 피고, 피항소인B 주식회사 광주 대표이사 소송대리인 법무법인 양헌(담당변호사 ****, ****) 제1심판결서울동부지방법원 2019. 9. 26. 선고 2018가합109033 판결 변 론 종 결2020. 5. 14. 판 결 선 고2020. 6. 18. 주문 1. 이 법원에서 변경된 청구를 포함하여 제1심판결을 다음과 같이 변경한다. 원고의 청구를 기각한다. - 2 - 2. 소송총비용은 원고가 부담한다. 청구취지및항소취지 제1심판결을 취소한다. 피고는 자신이 생산하는 상품, 그 포장용기 및 선전광고물에 별지4 목록 기재와 같은 방법으로 표장을 표시하여서는 아니 된다. 피고는 별지5 목록 기재 표장을 골프공 또는 골프공의 포장, 라벨, 선전광고물 및 카 달로그에 사용해서는 아니 된다. (원고는 별지1 목록 기재 표장의 사용금지 등을 구하다가 이 법원에 이르러 위와 같이 청구취지를 변경하면서 항소취지도 변경하였다.) 이유 1. 기초사실 가. 원고는 골프용품 생산 및 판매를 목적으로 하는 회사이고, 피고는 골프공 생산 및 판매를 목적으로 하는 회사이다. 나. 원고는 자신이 생산하는 골프공과 관련하여 아래와 같이 자신의 상호와 ‘vivid'라 는 단어를 결합한 상표를 출원하여 등록받았다. 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2013. 2. 15./ 2014. 2. 14./ 제*****호 2) 지정상품 : 제28류(골프공 등 18건) 3) 상표 : 다. 원고는 2016. 3.경 무광택 형광색 골프공(이하 ‘이 사건 제품’이라 한다)을 출시 - 3 - 하고, 이를 'VIVID' 시리즈라고 명명하였다. 원고는 별지2 사진과 같이 이 사건 제품 포장박스 중앙에 자신의 상호를 큰 글씨로 표기하고 그 아래에 중간 크기 글씨로 ‘VIVID'라고 표기하였다. 라. 피고는 자신이 생산하는 골프공과 관련하여 아래와 같이 자신의 상호 중 일부와 ‘vivid'라는 단어를 결합한 상표를 출원하여 등록받았다. 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2016. 12. 20./ 2018. 5. 24./ 제****호 2) 지정상품 : 제28류(골프공 등 20건) 3) 상표 : 마. 피고는 2018. 3.경 무광택 형광색 골프공을 출시하였다. 피고는 별지3 사진과 같 이 위 무광택 형광색 골프공 포장박스 오른쪽 상단에 자신의 상호를 작은 글씨로 표기 하고 박스 중앙에 'VIVID'를 큰 글씨로 표기하였다. [인정근거] 갑 제5, 6, 7호증, 을가 제33호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 가. 원고의 주장 1) 원고가 생산한 무광택 형광색 골프공에 대한 정식 등록상표는 “”이 나, ‘Volvik' 부분은 원고의 상호를 그대로 붙인 것에 불과한바, 실제 시장에서는 위 무 광택 형광색 골프공을 가리켜 ’VIVID BALL', ‘비비드 공’이라는 명칭으로 유통되고 있 다. 즉 대소문자, 글자체 및 글자 크기를 불문하고 영어 단어 ‘VIVID'(이하 ’이 사건 표 장‘이라 한다)는 원고의 상호 ’Volvik'과 분리되어 독자적으로 이 사건 제품을 식별하는 상품표지이다. 이 사건 제품의 매출액, 판매량, 국내 시장점유율, 홍보비용, 광고ᆞ선전 의 강도를 고려하면, 이 사건 표장은 독자적인 식별력을 가지고 국내 일반 수요자 또 - 4 - 는 거래자들에게 널리 알려져 주지성을 획득하였다. 2) 피고의 등록상표 중 ‘vivid’ 부분은 분리관찰.인식이 가능한 요부인데, 이는 이 사건 표장과 동일하다. 즉 피고는 이 사건 표장과 동일한 표장을 사용하여 이 사건 제 품과 같은 종류의 상품을 판매하였다. 3) 피고의 행위는 국내에 널리 인식된 원고의 이 사건 표장과 동일한 표장을 사용 한 상품을 판매하여 원고의 상품과 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1항 (가)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다. 4) 따라서 피고는 이 사건 표장을 청구취지 기재와 같이 골프공 또는 골프공의 포 장, 라벨, 선전광고물 및 카탈로그에 사용해서는 아니 된다. 나. 피고의 주장 피고는 자신의 등록상표를 정당하게 사용한 것이고 이는 부정경쟁행위가 아니다. 원고가 자신의 상품표지라고 주장하는 이 사건 표장은 ‘선명한, 생생한’이라는 뜻을 가진 형용사로 중학교 또는 고등학교 수준의 쉬운 영어 단어이며, 다양한 업계에 걸쳐 다수에 의해 흔히 사용되는 단어이고, 원고 및 피고가 생산한 골프공 제품과 관련하여 골프공의 색상, 성질, 특징을 직접적으로 표시하는 역할을 하는 것에 불과하다. 따라서 이 사건 표장이 원고가 생산한 제품임을 표시하는 독자적인 식별력을 갖추 었다거나 주지성을 획득하였다고 볼 수 없다. 3. 이 사건 표장의 주지성 획득 여부 가. 판단에 필요한 법리 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품임 을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, - 5 - 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 되고, 단순한 문자나 숫자의 결합으로 이루어졌거나 상품의 성질을 표시한 것 에 불과하여 식별력이 없거나 미약한 상표 또는 상품표지가 사용된 결과 국내에 널리 인식되기에 이른 경우에는 원래 독점시킬 수 없는 표지에 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 적용하여야 한다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판 결). 나. 구체적 판단 1) 원고는 자신의 등록상표 “”가 아니라 이 사건 표장, 즉 대소문자, 글자체, 글자 크기를 불문하고 ‘VIVID'라는 영어 단어 자체가 자신의 상품표지라고 주 장한다. 따라서 이하에서는 원고가 주장하는 이 사건 표장, 즉 'VIVID’라는 영어 단어 가 원고의 상품표지로서 주지성을 획득하였는지 여부에 관하여 살펴본다. 2) 살피건대, 갑 제8, 9, 13, 14, 26, 36호증(각 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전 체의 취지를 종합하면, 원고는 2016. 3.경부터 이 사건 변론 종결일 현재까지 약 4년 2 개월 동안 별지2 사진과 같이 ‘VIVID’라는 영어 단어를 포장박스 등에 사용하여 이 사 건 제품을 생산해온 사실, 이 사건 제품의 국내 판매량은 2016년 약 ***만 개, 2017년 약 ***만 개, 2018년 상반기 약 ***만 개인 사실, 이 사건 제품의 국내외 매출 합계액 은 2016년 약 ***억 원, 2017년 약 ***억 원, 2018년 상반기 약 ***억 원인 사실, 원 고는 이 사건 제품을 포함한 자사 제품의 국내 광고선전비로 2016년 약 **억 원, 2017 년 약 **억 원을 지출한 사실, 원고가 여론조사기관에 의뢰하여 최근 5년간 골프경험 자를 대상으로 시행한 설문조사에서는 ’VIVID 골프공‘을 알고 있다고 응답한 비율은 89.3%이고, 이 중 68%가 VIVID 골프공이 원고 제품으로 알고 있다고 응답하였고 - 6 - 21.1%가 피고 제품으로 알고 있다고 응답하였으며 10.5%가 ○○○○ 주식회사 제품이 라고 응답한 사실을 인정할 수 있다. 3) 그러나 위 기초사실에서 알 수 있거나, 앞서 든 증거들과 갑 제5, 16, 33, 34호 증, 을가 제18 내지 33호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합 하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 표장 (VIVID)은 원고의 상품표지로서 독자적인 주지성을 획득하였다고 보기 어렵고, 달리 이 를 인정할 증거가 없다. ① 이 사건 표장은 ‘선명한, 생생한’이라는 뜻을 가진 중학교 또는 고등학교 수준 의 형용사로서 쉬운 영어 단어이며, 패션 관련 업계에서 색상의 선명함을 강조할 목적 으로 흔히 사용되는 단어이다. 따라서 칼라 골프공과 관련하여 ‘VIVID'라는 영어 단어 가 사용되는 경우에도 소비자들은 이를 원고의 독점적 상품표지로 인식하기보다는 ’선 명한 색상의 골프공‘임을 표시한 것으로 이해할 가능성이 높다. 원고 스스로도 골프에 서 일반적으로 사용되는 흰색 공과 대비되는 선명한 형광색 공이라는 이 사건 제품의 특징을 강조할 목적으로 자신의 상호와 이 사건 표장을 결합한 상표를 등록하였다고 설명하고 있다. 이 사건 제품을 소개하는 언론 보도나 원고의 입간판 등 홍보물을 보 더라도 ‘생생하고 선명한 색상이 돋보이는 비비드’, ’비비드의 생생한 컬러‘, ’화려한 컬 러로 높은 시안성‘과 같은 문구를 사용하고 있다. 이처럼 상품의 특징을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없거나 미약한 상품표지를 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1항 (가)목에서 말하는 타인의 상품표지로 인정하는 것은 원래 독점시킬 수 없는 표지에 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 적용하여야 한다. ② 이 사건 변론 종결일 현재까지 원고가 이 사건 표장을 사용한 기간은 약 4년 - 7 - 2개월로 길다고 보기 어렵고, 특히 피고가 ‘VIVID'라는 영어 단어가 포함된 자신의 등 록상표를 사용하기 전까지 원고가 단독으로 이 사건 표장을 사용한 기간은 약 2년에 불과하다. ③ 이 사건 제품의 포장박스는 이 사건 표장보다 원고의 상호가 더 강조되는 형 태를 띠고 있다. 이 사건 제품 표면에도 원고의 상호가 전면에 크게 부각되어 있고, 이 사건 표장은 공 옆면에 작은 글씨로 표기되어 있다. ④ 원고는 ‘VIVID'가 주지성을 획득하였음을 뒷받침하는 증거로 이 사건 제품의 매출, 판매개수, 광고비, 언론보도 등에 관한 자료를 제출하고 있으나, 이 사건 제품, 포장, 광고, 언론보도 등에서 ‘VIVID'는 원고의 대표 표장으로서 상당한 인지도를 갖고 있던 ’Volvik'과 함께 사용되는 경우 가 대부분인 것으로 보여(옆 사진 참 조), 이러한 제품, 포장, 광고, 언론보 도 등을 접한 수요자들이 ‘VIVID'를 위 대표 표장 ’Volvik‘과는 별개인 원 고 회사의 서브브랜드(sub-brand)로 서 인식하거나 ’‘의 요부로서 인식하고 있었다고 단정하기 어렵고, 이와 같은 인식이 어렵다고 보는 이상 ‘VIVID'가 주지성을 취득했다고 보는 것은 더욱 어렵 다고 평가할 수밖에 없다. ⑤ 원고가 여론조사기관에 의뢰한 설문조사(갑 제36호증의 1, 2)에는 골프공, 상 품 포장 등에 ‘VIVID'가 표시되었을 경우 ‘VIVID'가 상표(브랜드)로 인식되는지, 보통ᆞ 관용명칭으로 인식되는지, 골프공의 효능ᆞ용도 등의 성질을 표시ᆞ강조한 것으로 인 - 8 - 식되는지에 대한 질문이 포함되어 있지 않다. 그런데 ’VIVID‘가 골프공에 사용되었을 때 식별표지로서 갖는 본질적인 한계(위 ①항), VIVID가 골프공, 골프의류, 캐디백 등 골프용품에 다수 사용되고 있는 거래실정[을가 제20, 22, 23호증(각 가지번호 포함)] 등을 감안하면, 위 설문조사는 위와 같은 질문을 포함하지 않음으로써 'VIVID’가 원고 의 상품표지로서 주지성을 획득하였는지 여부를 판단함에 있어 근본적인 한계를 가질 수밖에 없다. 따라서 위 설문조사 결과는 'VIVID’가 원고의 상품표지로서 주지성을 획 득하였음을 뒷받침하는 증거로 삼기에 부족하다. 다. 종합 따라서 이 사건 표장이 주지성을 획득했다고 보기 어려운 이상, 이를 전제로 하는 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다. 4. 결론 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 원고가 이 법원에서 청구취지를 변경하였으므로 이 법원에서 변경된 청구를 포함하여 제1심판결을 위와 같 이 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사김형두 판사박원철 판사윤주탁 - 9 - 별지1 - 10 - 별지2 이 사건 제품 - 11 - 별지3 피고 제품 - 12 - 별지4 표시방법 피고가 골프공 또는 골프공의 포장, 라벨, 선전광고물 및 카탈로그에 상품 표장을 부 착, 인쇄, 기타의 방법으로 표시함에 있어서, 피고 회사명인 영문 “Experon”의 크기(길 이, 높이, 선의 굵기)를 영문 “VIVID”보다 작게 하여 표시하는 방법. - 13 - 별지5 금지를 구하는 표장