등록상표를 막국수가 아닌 음식점 간판과 포장 비닐에만 사용하여 상표를 지정상품에 사용하지 않은 상태가 됨

• 피고는 1993년 5월 11일 출원하여 1994년 6월 10일 등록된 상표를 가지고 있었고, 이 상표의 지정상품은 '막국수'였다.
• 원고는 2003년 10월 10일 피고를 상대로 상표권자가 3년 이상 등록상표를 지정상품에 사용하지 않았다며 상표등록취소심판을 청구하였다.
• 피고는 심판이 제기되기 약 20여 일 전인 2003년 9월 16일 자신의 처남인 소외인에게 2003년 6월 1일부터 2004년 6월 10일까지 통상사용권을 설정해 주었다.
• 소외인은 1996년 10월 5일경부터 OO지역에서 '별당막국수'라는 상호로 막국수 등을 조리·판매하는 한식점을 운영하면서, 가게 입구에 '별당막국수' 간판을 달고 출입문에 '막국수 포장됩니다'라고 표시했으며, 2002년 5월경부터 2003년 8월경까지 '춘천 별당막국수' 등이 인쇄된 비닐봉투에 막국수를 포장해 판매하였다.
• 특허심판원은 2004년 3월 25일 소외인에게 통상사용권이 설정되었고 소외인이 간판과 비닐포장봉투에 상표를 사용했으므로 등록상표가 지정상품에 사용되었다고 보아 원고의 심판청구를 받아들이지 않았다.
• 이에 원고가 특허심판원의 심결에 불복하여 소송을 제기하였고, 법원은 등록상표를 서비스업인 음식점에 사용한 것은 지정상품인 막국수에 사용한 것에 해당하지 않는다고 판단하였다.

피고가 막국수를 지정상품으로 등록한 상표를 음식점 서비스업에만 사용하여 3년 이상 지정상품에 사용하지 않았다는 이유로 원고가 상표등록취소심판을 청구했고, 특허심판원은 통상사용권 설정과 사용 사실을 인정하여 원고의 청구를 받아들이지 않았다. 그러나 법원은 등록상표를 간판이나 포장용 비닐봉투에 사용한 것만으로는 지정상품인 막국수 자체에 사용한 것으로 볼 수 없다고 판단하여 특허심판원의 심결을 취소하였다.

• 법원은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 '등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우'란 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 의미한다고 보았다.
• 지정상품과 유사한 상품이나 서비스업에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.
• 소외인이 운영하는 한식점은 음식을 조리하여 손님에게 제공하는 서비스업이고, 간판에 표시된 '별당막국수'는 음식점업의 상호로서 서비스업의 출처를 표시하거나 방문객의 편의를 위해 위치를 알리기 위한 것에 불과하다고 보았다.
• 음식을 포장해 판매하는 행위도 음식점업을 영위하는 하나의 수단에 해당할 뿐, 막국수라는 상품 자체에 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.
• 포장용 비닐에 인쇄된 내용도 자신의 서비스업을 표시하고 알리기 위한 것으로 보아, 등록상표를 지정상품인 막국수에 사용한 것으로 인정할 수 없다고 결론지었다.

상표를 등록할 때 지정한 상품이 아닌 서비스업이나 다른 상품에 사용하는 것만으로는 그 상표를 지정상품에 사용한 것으로 인정되지 않는다. 따라서 상표권자는 등록된 지정상품 자체에 상표를 실제로 사용해야 하며, 그렇지 않으면 3년 이상 불사용을 이유로 상표등록이 취소될 수 있다는 점을 보여주는 사례이다.