원고가 피고의 등록상표 중 '전기칫솔'에 대해 3년 이상 사용하지 않아 취소심판을 청구함.

【원 고】 주식회사 언일전자 (소송대리인 변리사 장형용) 【피 고】 주식회사 악어미디어 (소송대리인 특허법인 세아 담당변리사 송윤기) 【변론종결】2018. 6. 14. 【주 문】 1. 특허심판원이 2017. 10. 30. 2016당1455 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이 유】 1. 기초 사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 8. 30./ 2007. 4. 18./ (등록번호 생략) (2) 표장: (3) 지정상품: 상품류 구분 제21류의 덴탈플로스(Floss for dental purposes), 치아 및 잇몸세정용 물사출기구, 칫솔, 칫솔갑, 치간칫솔, 칫솔용 교체형 칫솔모, 혀클리너, 덴쳐칫솔, 덴쳐케이스, 치실고리, 비금속제컵, 비귀금속제컵, 플라스틱제컵, 임플란트용칫솔, 치실, 전기칫솔 (4) 등록권리자: 피고[다만 이 사건 등록상표 중 지정상품 ‘전기칫솔’ 부분은 2017. 5. 18. 터보이온. 인크.(Turbo Ion. Inc., 이하 ‘터보이온’이라 한다)에 양도를 원인으로 한 상표권의 분할이전등록(분할이전번호: 생략)이 되었다.] 나. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2016. 5. 31. 특허심판원에 피고를 상대로, “이 사건 등록상표는 그 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품 중 ‘전기칫솔’에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제73조 제4항, 제1항 제3호에 의하여 그 부분 등록이 취소되어야 한다.”는 취지로 주장하면서 상표등록 취소심판(2016당1455, 이하 ‘이 사건 심판’이라 한다)을 청구하였다. (2) 특허심판원은 2017. 10. 30. “이 사건 등록상표는 상표권자인 피고에 의하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 ‘전기칫솔’에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정할 수 있다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 절차적 위법 여부 가. 원고의 주장 이 사건 심판절차 계속 중 상표권이 이전되었음에도 불구하고 석명권의 행사 없이 본안에 관하여 심리·판단한 이 사건 심결은 절차적 위법이 있는 것으로서 취소되어야 한다. 나. 판단 이 사건 등록상표 중 지정상품 ‘전기칫솔’ 부분의 권리에 관하여 이 사건 심판절차가 계속 중이던 2017. 5. 18. 피고로부터 터보이온으로 양도를 원인으로 한 상표권의 분할이전등록이 됨으로써 그 권리가 이전되었음은 앞서 본 바와 같다. 그런데 이와 같이 심판절차 계속 중 권리가 이전된 경우의 처리에 관하여 구 상표법 제5조의18은 “특허청장 또는 심판장은 상표에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속 중에 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전되면 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 위 규정의 해석에 관하여, 구 상표법 제5조의17은 “상표권 또는 상표에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 미친다.”라고 규정하고 있는 점, 심판 계속 중 피심판청구인이 그 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 않는 것인 점(대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1 판결) 등에 근거하여, 심판절차 진행 중 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전되면 심판장은 원래의 당사자인 양도인을 그대로 당사자로 인정할 수도 있고 승계인인 양수인을 당사자로 인정할 수도 있는 것으로 볼 여지가 있기는 하다. 즉, 구 상표법 제5조의18에서의 심판장의 승계인에 대한 절차 속행 여부를 재량행위라고 보는 것이다. 그러나 구 상표법 제5조의17의 “상표권 또는 상표에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 미친다.”라는 규정은 그 문언에 의할 때 권리의 승계 전까지 그 권리에 관하여 밟은 절차의 효력이 승계인에게 미치는 것으로 해석될 뿐인 점, 앞서 본 바와 같이 심판 계속 중 권리 이전에도 불구하고 당사자로서의 지위에 영향이 없는 것으로 보는 당사자 항정주의는 특허청 내지는 특허심판원의 편의를 위한 것이거나 처분금지가처분의 규정이 없는 심판절차의 약점을 극복하기 위한 방편일 뿐으로서, 상표등록의 취소에 관하여 가장 밀접한 이해관계를 가지는 자는 권리를 이전한 양도인이 아니라 그 양수인인 승계인이므로, 그 승계인을 심판 내지 소송의 절차에 참가시킬 필요성이 있는 점, 그런데 민사소송법 제81, 82조의 규정에 의한 승계참가, 인수참가는 소송이 법원에 계속되어 있는 동안에 제3자가 소송목적인 권리 또는 의무의 전부나 일부를 승계한 때에 인정되는 것일 뿐이어서, 심결취소소송의 단계에 이르러서는 특허심판원의 심판절차 진행 중에 심판물에 관한 승계가 있었음을 원인으로 한 승계참가, 인수참가를 인정할 수 없게 되는 점(민사소송법의 규정을 심판절차에 준용하는 경우에도 심판절차 진행 중 권리 이전이 되면 그 심판절차에서 승계참가, 인수참가를 인정할 수 있게 되는 것에 불과할 뿐 심결취소소송 단계에서 이를 인정할 수 있게 되는 것은 아니다) 등을 고려할 때, 구 상표법 제5조의18에서의 특허청장 또는 심판장의 승계인에 대한 절차 속행 여부는 기속재량행위로 봄이 상당하다. 즉, 심판절차 진행 중 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전되면 심판장으로서는, 그 권리 이전의 내용이 심판과정에서 현출되지 않아 그 승계사실을 알지 못한 경우, 처분금지가처분에 관한 규정이 없는 심판절차의 약점을 악용하여 권리 이전한 것으로 의심되는 사정이 엿보이는 경우, 승계인의 소재를 파악할 수 없는 등 승계인에 대한 절차의 속행이 사실상 불가능한 경우 등 극히 예외적인 경우를 제외하고는, 원칙적으로 승계인에 대하여 절차를 속행하여야 하는 것으로 구 상표법 제5조의18의 규정을 해석함이 상당하다. 따라서 앞서 본 바와 같이 이 사건 심판절차 진행 중 이 사건 등록상표 중 지정상품 ‘전기칫솔’ 부분의 권리가 피심판청구인이던 피고로부터 터보이온으로 이전되어 그 분할이전등록까지 마쳐진 이상, 그러한 사실을 알고 있던(이 사건 심결에는 위와 같은 권리 이전에 관한 사실인정까지 되어 있다) 이 사건 심판절차의 담당 심판장으로서는, 위와 같은 권리 이전을 알게 된 후 마땅히 석명권을 행사하여 승계인에 대한 절차 속행을 할 수 없는 특별한 사정이 있는지 여부를 심리한 다음, 그러한 사정이 없다면 승계인인 터보이온에 대하여 이 사건 심판절차를 속행할 것을 명한 후에 본안에 관하여 심리·판단하였어야 함에도 불구하고, 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심결에 이른 위법이 있다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이제정(재판장) 나상훈 이지영