피고가 스머프 캐릭터를 모방한 도형을 계육·양념통닭·튀김통닭 지정상품으로 상표 등록함

• 원고는 스위스에 있는 회사로, 'SMURF'라는 이름과 스머프 캐릭터 도형에 대한 저작권자이자 상표권자이다.
• 피고는 1994년 4월 30일 스머프 캐릭터를 닮은 도형을 표장으로 하고 계육, 양념통닭, 튀김통닭을 지정상품으로 하는 상표를 출원해 1995년 7월 11일 등록을 마쳤다.
• 원고는 피고의 등록상표가 자신의 주지·저명한 인용상표를 모방한 것으로서 공서양속을 문란하게 하고(상표법 제7조 제1항 제4호), 타인의 상품·영업과 혼동을 일으키거나 수요자를 기만할 염려가 있다(같은 항 제10호, 제11호)며 등록무효심판을 청구했다.
• 특허심판원은 2002년 9월 3일 원고가 낸 증거만으로는 인용상표가 등록상표의 출원시나 등록결정시에 국내에서 주지·저명했다고 인정하기 어렵다며 심판청구를 기각했다.
• 이에 원고가 심결 취소소송을 제기했고, 대법원은 2003년 8월 22일 원고의 청구를 기각해 특허심판원의 심결을 그대로 유지했다.

원고(스위스 회사)는 피고가 등록한 상표가 자신의 주지·저명한 스머프 캐릭터 상표를 모방한 것이라며 등록무효심판을 청구했으나, 특허심판원이 이를 받아들이지 않자 취소소송을 제기했다. 대법원은 스머프 캐릭터가 국내에서 주지·저명하다거나 특정인의 상표로 널리 인식되었다고 보기 어렵고, 타인의 저작권 대상 도형을 상표로 등록한 것 자체가 곧바로 공서양속 위반에 해당하지도 않는다고 판단해 원고의 청구를 기각하고 심결을 유지했다.

• 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하려면 모방의 대상이 된 인용상표가 국내 기준으로 주지·저명해야 하는데, 스머프 캐릭터가 여러 나라에서 알려지고 등록·사용된 사실만으로는 국내에서 주지·저명했다고 볼 수 없다고 판단했다.
• 같은 항 제10호는 인용상표가 저명할 것을, 제11호는 적어도 국내 일반 거래에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있을 것을 요구하는데, 원고가 제출한 증거만으로는 이를 인정하기 부족하다고 봤다.
• 주지·저명 여부는 상표의 사용·공급·영업활동의 기간과 방법, 거래범위, 거래실정 등을 종합해 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지를 기준으로 판단해야 한다고 설명했다.
• 상표법에는 타인의 저작권 대상 도형을 포함한 표장의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 등록 없이도 발생하는 무방식주의를 채택하고 있어 심사 단계에서 저작권 저촉 여부를 가리기 어렵다고 지적했다.
• 상표법 제53조가 상표권과 저작권의 저촉관계를 별도로 규정하고 있는 점을 고려하면, 타인의 저작권 대상 도형을 상표로 등록한 것 자체가 곧바로 공서양속을 문란케 하는 부등록 사유에 해당한다고 보기 어렵다고 판단했다.

캐릭터가 세계적으로 유명하더라도 국내에서 주지·저명하다는 증거가 부족하면 모방 상표로서 등록무효를 주장하기 어렵다는 점을 보여준 사건이다. 또한 타인의 저작권이 걸린 도형을 상표로 등록했다는 사실만으로는 바로 공서양속 위반이 되지 않고, 저작권 침해는 별도의 절차로 다투어야 한다는 점을 확인해 주었다.