Der p III 단백질 알레르겐 관련 특허출원 거절

• 원고 2와 소외 회사가 집 먼지 진드기 단백질 알레르겐 관련 발명에 대해 특허를 출원함.
• 특허청은 청구항 제51항에 '…의 일부'라는 표현이 불명확하다는 이유로 특허를 거절함.
• 원고들은 보정서를 제출해 제55항을 새로 만들었으나, 특허청은 같은 이유로 거절 결정을 유지함.
• 특허심판원도 심판청구를 기각하자 원고들이 심결 취소 소송을 제기함.
• 쟁점은 제55항 발명에 대해 의견 제출 기회 없이 거절 결정한 것이 절차 위반인지 여부임.

원고 2와 소외 회사가 집 먼지 진드기 단백질 알레르겐 발명에 대해 특허 출원을 했으나, 특허청이 청구항 표현이 불명확하다는 이유로 거절했고, 보정 후에도 같은 이유로 거절을 유지했다. 쟁점은 새로 만든 제55항 발명에 대해 의견 제출 기회를 주지 않은 절차가 적법한지였으며, 법원은 의견 제출 기회를 주지 않은 것은 위법하다고 판단했다.

• 제51항과 제55항 발명은 서로 다른 단백질 알레르겐을 기초로 하므로 실질적으로 다른 발명으로 봄.
• 특허법에 따르면 거절 이유가 있는 청구항을 구체적으로 특정해 의견 제출 기회를 줘야 하는데, 제55항에 대해서는 거절 이유 통지와 의견 제출 기회가 없었음.
• 피고 측 주장은 두 청구항의 거절 이유가 같으니 의견 제출 기회가 실질적으로 주어졌다고 했으나, 법원은 청구항이 다르면 별도로 의견 제출 기회를 줘야 한다고 봄.
• 제55항 발명의 불명확한 표현 문제도 거절 이유 통지에 포함되지 않아 새로운 거절 이유가 된 점도 절차 위법으로 판단함.

특허 출원에서 서로 다른 청구항에 대해 거절 이유가 있다면, 출원인에게 각각 거절 이유를 알리고 의견 제출 기회를 줘야 한다. 이번 사건에서는 새로 만든 청구항에 대해 그런 절차를 거치지 않아 거절 결정이 위법하다고 판단되었다.