파산절차 중 상표를 매도하였으나, 이후 3년간 사용하지 않음.

【원 고】 ○○물산 주식회사주1) (소송대리인 법무법인 율우 담당변호사 김혜란) 【피 고】 △△제약 주식회사 (소송대리인 특허법인 성암 담당변리사 이정은) 【변론종결】2024. 9. 10. 【주 문】 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2024. 1. 24. 2022당2247호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (갑 제2호증) 1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 2004. 12. 2./ 2005. 11. 15./ 2016. 3. 25./ (상표등록번호 생략) 2) 표장: (표장 생략) 3) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 콩, 고구마, 산초나무, 호박, 과일젤리, 타이니(Tahini), 요리용 야채주스, 두부, 딸기, 배, 호두, 닭고기, 달걀, 소시지, 우유, 식용 올리브유, 고등어, 새우, 클로렐라, 생선묵 4) 상표권자: □□□ 합자회사(이하 ‘소외 1 회사’라 한다) 나. 소외 1 회사의 파산절차 경과 및 원고의 이 사건 등록상표에 대한 근질권 설정 등 1) 소외 1 회사는 2009. 7. 20. 서울중앙지방법원 2009회합116호로 회생절차 개시신청을 하여 2009. 8. 25. 개시결정을 받았으나(이하 ‘제1차 회생절차’라 한다), 2010. 10. 27. 회생절차폐지결정이 내려지고 2010. 11. 24. 위 회생절차폐지결정이 확정되었다. 이후 소외 1 회사는, 2010. 11. 12. 수원지방법원 2010회합89호로 회생절차 개시신청을 하였으나 2011. 2. 15. 기각결정을 받았고 그 기각결정이 2014. 2. 21. 확정되었으며, 2015. 3. 11. 서울중앙지방법원 2015회합13호로 회생절차 개시신청을 하였으나 2015. 7. 7. 기각결정을 받았고 그 기각결정은 2015. 12. 11. 확정되었다. 2) 소외 1 회사는 제1차 회생절차 계속 중에 법원의 허가를 받아 2009. 9. 14. 원고로부터 4억 원을 변제기 2010. 3. 13., 이자 연 14%(지연이자 연 24%)로 정하여 차용하고, 2009. 11. 23. 원고에게 위 차용금채무의 담보로 이 사건 등록상표를 비롯한 8건의 상표권·서비스표권에 관하여 채권최고액 6억 원의 근질권을 설정하여 주었다(이후 상환기간 연장합의에 의하여 변제기는 최종적으로 2011. 3. 13.로 연장되었다). 3) 소외 1 회사는 2016. 3. 15. 서울중앙지방법원 2016하합29호로 파산신청을 하였고, 위 법원은 2016. 4. 25. 소외 1 회사에 대하여 파산을 선고하고 소외 1 회사의 파산관재인으로 소외 3을 선임하였다가 2017. 4. 21. 소외 3의 사임을 허가하고 소외 2를 소외 1 회사의 파산관재인으로 선임하였다. 4) 소외 1 회사의 파산관재인은 2017. 7.경 파산법원으로부터 허가를 받아 피고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 소외 1 회사 소유의 상표권 647건을 37억 9,900만 원에 매도하였다. 다. 이 사건 심결의 경위 등 1) 피고는 2022. 8. 10. 소외 1 회사의 파산관재인 소외 2 (이하 ‘소외 1 회사의 파산관재인’이라 한다)을 상대로 ‘이 사건 등록상표는 지정상품 전부에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다’고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 원고는 위 심판절차에 이 사건 등록상표의 이해관계인으로서 피청구인의 참가인으로 참가하였다. 2) 특허심판원은 위 심판청구를 2022당2247호로 심리한 후, 2024. 1. 24. ‘이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용된 사실이 없고, 그 불사용에 정당한 이유가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다’는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. 【인정 근거】갑 제 1 내지 14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 당사자 주장의 요지 가. 원고 소외 1 회사는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 없으나, 이는 파산절차가 개시되었기 때문으로서 소외 1 회사가 상표를 사용하지 못한 데에 정당한 이유가 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제3항 단서에 따라 그 등록이 취소되어서는 아니 되고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 나. 피고 이 사건 등록상표가 소외 1 회사의 파산절차 중 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 사용되지 못한 것에 대하여 정당한 이유가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 이 사건 심결의 위법 여부 가. 관련 법리 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 ‘상표의 사용’이라 함은 같은 법 제2조 제1항 제11호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것이고, 상표불사용에 대한 ‘정당한 이유’라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조). 나. 판단 이 사건 등록상표가 소외 1 회사의 파산절차 중 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내인 2019. 8. 10.부터 2022. 8. 9.까지 사이에 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 사용되지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 이를 인정할 수 있다. 다만, 원고는 소외 1 회사의 파산선고로 인하여 이 사건 등록상표를 사용하지 못한 데에 상표법 제119조 제3항의 ‘정당한 이유’가 있다고 주장하나, 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고가 제출한 증거만으로 상표 불사용의 정당한 이유를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다. 1) 소외 1 회사에 대하여 2016. 4. 25. 파산선고가 이루어지고, 소외 1 회사의 파산관재인은 2017. 7.경 법원으로부터 매각허가결정을 받아 피고에게 이 사건 등록상표를 포함하여 소외 1 회사 소유의 상표권 647건을 37억 9,900만 원에 매도한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 피고 앞으로 상표권 이전에 관한 권리이전 등록이 마쳐지지 않은 이상 이 사건 등록상표의 상표권자는 여전히 소외 1 회사이고, 소외 1 회사의 파산관재인은 법원의 허가를 받아 채무자의 영업을 계속할 수 있다(제486조). 그럼에도 소외 1 회사의 파산관재인이 이 사건 등록상표의 등록취소를 면하기 위하여 상표 사용을 위한 영업 등에 관하여 법원에 허가신청 등을 한 사정은 전혀 보이지 아니한다. 2) 이 사건 등록상표의 지정상품이 소외 1 회사의 주된 영업(제약업)에 관련된 상품과 다소 거리가 있는 상품이라는 점을 고려하더라도, 소외 1 회사가 파산선고 이전에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용하였다가 파산선고에 의하여 사용하지 못하게 된 것이라고 볼 만한 증거나 사정도 보이지 않으므로, 소외 1 회사가 파산절차의 개시에 의하여 이 사건 등록상표를 사용하지 못하게 된 것이라고 보기 어렵다. 3) 소외 1 회사는 2009년에 제1차 회생절차에 들어갔다가 2010. 10. 27. 회생절차폐지결정이 내려지고 2010. 11. 24. 위 회생절차폐지결정이 확정되었으며, 이후 두 차례 회생절차 개시신청이 기각된 후 2016. 4. 25.에 이르러 파산선고를 받았다. 이와 같이 소외 1 회사가 파산선고를 받게 된 경위에 비추어 볼 때 상표권자인 소외 1 회사에 귀책사유가 없다고 보기 어렵고, 소외 1 회사의 파산관재인이 이 사건 등록상표를 피고에게 매도하고 그 이전등록을 마치기 전까지 불가항력의 사정에 의하여 그 지정상품에 관하여 상표를 사용할 수 없었다고 볼 만한 특별한 사정을 찾아볼 수 없다. 다. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 없고, 그 불사용에 정당한 이유가 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 4. 결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 정택수(재판장) 윤재필 송현정