원고가 피고의 암로디핀 베실레이트염 특허가 이전 출원과 동일하다며 권리범위확인심판을 청구함

【원 고】 원고 주식회사 (소송대리인 변호사 김국현) 【피 고】 화이자 인코포레이티드 (소송대리인 변호사 백창훈, 박종욱 변리사 김영외 1인) 【변론종결】2007. 5. 29. 【주 문】 1. 특허심판원이 2007. 2. 28. 2006당1744호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 【청구취지】주문과 같다. 【이 유】 1. 기초사실 [인정근거 : 갑 제1 내지 5호증] 피고는 1987. 8. 5. 출원하여 1995. 10. 30. 등록번호 (등록번호 생략)로 특허등록을 받고 명칭이 "암로디핀의 베실레이트염"인 이 사건 등록발명의 특허권자인바, 이 사건 등록발명은 암로디핀의 개선된 약제학적 염 및 그의 약제학적 조성물에 관한 것으로서 그 청구범위는 별지 1항 기재와 같다. 원고는, 이 사건 등록발명이 피고에 의하여 출원되고 특허등록된 별지 2항 기재 선출원발명과 동일한 발명으로서 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제11조 제1항 본문의 선원주의 규정에 위반되어 그 특허가 무효임이 명백하므로 그 권리범위를 인정할 수 없고, 따라서 별지 3항 기재 확인대상발명은 이 사건 등록발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다는 등의 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은, 이 사건 등록발명과 선출원발명의 기술적 사상이 각각 물질과 그 제조방법으로서 발명의 목적과 채택한 수단이 상이하여 동일한 발명이라고 할 수 없으므로 이 사건 등록발명이 선원주의 규정에 위반되었다고 볼 수 없으며, 확인대상발명은 이 사건 등록발명의 구체적 실시형태 중의 하나에 불과하다는 등의 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 2. 이 사건 등록발명이 선원주의 규정에 위반되어 권리범위가 인정되니 아니하는지 여부 [인정근거 : 갑 제1, 4 내지 7, 14호증, 제15호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지] 가. 이 사건 제1항 발명 구 특허법 제11조 제1항 본문은 "동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다"고 규정하고 있는바, 이를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없고( 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 참조), 선·후원의 특허청구범위에 기재된 발명의 폭에 차이가 있기 때문에 특허청구범위가 부분적으로 중복되는 경우에도 전부가 동일한 경우와 마찬가지로 선원주의 규정에 위반된 것으로 보아야 한다. 살피건대, ‘염’이란 ‘산과 염기가 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 의미하므로, 이 사건 제1항 발명의 ‘암로디핀의 베실레이트염’은 기본적으로 ‘암로디핀염기와 베실산(벤젠설폰산이라고도 한다)이 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 그 기술적 사상으로 하는 것이고, 이를 선출원발명의 청구항 제1항 중 ‘암로디핀염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법’ 부분(이하 ‘선출원 제1항 발명 부분’이라고 한다)의 기술적 사상과 대비하여 볼 때, ‘불활성 용매’라는 반응조건을 한정하고 있는지 여부에서 차이가 있을 뿐인데, 화합물을 생성하는 반응조건의 하나로서 원료물질들의 반응을 진행시키는 장소에 해당되는 용매와 원료물질들 사이에 반응이 일어날 경우 목적하는 화합물을 얻을 수 없기 때문에 원료물질들과 쉽게 반응하지 않는 ‘불활성 용매’를 사용하는 것은 기술적 상식으로서 별도로 부가하여 한정할 필요도 없는 자명한 사항에 불과하며, 게다가 이 사건 등록발명과 선출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 발명의 목적·구성 및 효과와 암로디핀 베실레이트염 및 그 정제와 캅셀제, 멸균수용액의 제조방법 등 실시예에 관하여 전적으로 동일하게 기재되어 있어 이 사건 등록발명의 기술사상, 기술수단들이 모두 선출원발명에 그대로 개시되어 있는 점을 더하여 보면, 이 사건 제1항 발명과 선출원 제1항 발명 부분은 동일한 기술적 사상을 단순히 발명의 범주만을 달리하여 표현한 것에 불과하여 실질적으로 동일한 발명에 해당한다. 나. 이 사건 제2항 내지 제11항 발명 이 사건 제2항 내지 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이거나 그 종속항의 종속항으로서, 이 사건 등록발명의 출원 전에 약제학 교과서 등에 기재되고 일반적으로 사용되던 주지관용의 의약 제조기술을 단순 부가한 것에 불과하므로, 전항에서 본 바와 같은 이유로 선출원 제1항 발명 부분과 실질적으로 동일한 발명에 해당한다. 다. 소결 따라서 이 사건 등록발명은 그 전부가 구 특허법 제11조 제1항 본문의 선원주의 규정에 위반된 경우에 해당하므로 같은 법 제69조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이어서 그 권리범위가 인정되지 아니한다. 3. 결론 그렇다면 확인대상발명은 이 사건 등록발명과 대비하거나 기재불비 또는 진보성 여부 등에 관한 원고의 주장에 관하여 살펴볼 필요도 없이 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것인데, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 이기택(재판장) 오충진 김태현