원고가 양도인 회사로부터 특허 권리를 양수받음

【원 고】 ○○○ 리미티드 (소송대리인 변리사 황거연) 【피 고】 특허청장 【변론종결】2014. 12. 18. 【주 문】 1. 이 사건 소를 각하한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 【청구취지】 특허심판원이 2014. 6. 11. 2013원5717호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 【이 유】 1. 인정사실 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제3, 4, 5호증, 을 제1, 2, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다. 가. 미국 법인인 △△△ CORP.(이하 ‘양도인 회사’라 한다)는 2010. 2. 23. 출원번호 (출원번호 1 생략)으로 명칭을 ‘파장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치(Multicolor Illumination Device Using Moving Plate With Wavelength Conversion Materials)’로 하는 발명을 출원한 후, 2010. 5. 5. 케이맨 제도 법인인 △△△ LTD.(이하 ‘양수인 회사’라 한다)에게 위 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 계약을 체결하였다. 양수인 회사는 2010. 11. 16. 원고 회사인 ○○○ 리미티드(영문회사명 생략)로 법인 명칭을 변경하였다. 나. 양도인 회사는 2012. 8. 20. 위 출원번호 (출원번호 1 생략)의 출원을 원출원으로 한 출원번호 (출원번호 2 생략)의 이 사건 분할출원을 하였고, 특허청 심사관은 2012. 12. 6. ‘이 사건 분할출원은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항에 위반된다’는 내용의 의견제출 통지를 하였다. 이에 양도인 회사는 2013. 2. 4. 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 5. 13. ‘보정된 분할출원은 2012. 12. 6.자 의견제출통지서 상의 거절이유를 해소하지 못하였다’는 이유로 거절결정을 하였다. 다. 양도인 회사는 2013. 7. 31. 위 거절결정에 불복하는 심판청구(2013원5717호)를 하고 명세서 등 보정서를 제출하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2014. 6. 11. ‘최종 보정된 분할출원의 청구항 제1항 발명은 특허법 제29조 제2항에 의해 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원이 일체로 거절되어야 한다’는 이유로 양도인 회사의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 라. 양도인 회사는 2014. 6. 12. 이 사건 심결문 등본을 송달받았다. 원고는 2014. 7. 10. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 취소소송을 제기하고, 2014. 8. 19. 특허청에 ‘양도인 회사가 원고에게 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다’는 내용의 권리관계변경신고서를 제출하였다. 2. 이 사건 소의 적법 여부 이 사건 소가 원고적격이 있는 자에 의해 적법하게 제기되었는지 여부에 관하여 살핀다. 특허법 제186조 제2항에 의하면, 심결에 대한 소는 당사자, 참가인, 해당 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 제기할 수 있고, 같은 조 제3항에 의하면, 심결에 대한 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다. 양도인 회사만이 이 사건 심결의 당사자일 뿐, 원고가 이 사건 심결의 당사자, 참가인, 해당 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자의 어느 하나에도 해당하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 양도인 회사가 아닌 원고가 제기한 이 사건 소는 원고적격이 없는 자에 의한 것으로서 특허법 제186조 제2항을 위반한 것으로 부적법하다. 이에 대하여 원고는, 2010. 5. 5. 양도인 회사로부터 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받아 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 있고, 이 사건 심결취소소송의 변론종결 전인 2014. 8. 19. 특허청에 이 사건 분할출원에 관한 권리관계변경신고서를 제출하였으므로, 이 사건 소를 제기할 원고적격이 있다는 취지로 주장한다. 그러나 특허법 제52조 제2항에 의해 이 사건 분할출원은 원출원일인 2010. 2. 23. 출원한 것으로 보게 되고, 한편 특허법 제38조 제4항에 의하면 특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는바, 상속 기타 일반승계에 해당하지 않는 위 2010. 5. 5.자 권리 양도의 효력은 이를 특허청장에게 신고한 때로서 이 사건 심결등본 송달일로부터 30일이 지난 2014. 8. 19.에 이르러서야 발생하는 것이어서, 위 권리 양도의 효력이 발생하기 이전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자에 의한 것으로서 부적법하고, 그 흠결은 심결취소소송의 제기기간 경과 후에는 보정될 수 없는 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 소는 부적법하므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 판사 정준영(재판장) 김신 손천우