특허권자가 특허무효심판 절차에서 특허 청구범위를 줄이는 정정청구를 하였고, 이에 대해 원고가 진보성 부정을 주장하며 다툼.

• 원고는 특허발명이 기존 기술(비교대상발명)과 유사하여 쉽게 만들 수 있다며 특허무효심판을 청구했다.
• 피고들은 심판 절차에서 특허 청구범위를 줄이는 정정청구를 제출했다.
• 특허심판원은 정정청구를 받아들이고 원고의 심판청구를 기각했다.
• 이에 원고가 법원에 심결 취소를 구하는 소송을 제기했다.
• 법원은 정정청구된 청구항들이 비교대상발명들에 비해 진보성이 없다고 판단했다.

원고가 특허발명의 진보성이 부정된다며 특허무효심판을 청구했고, 피고들은 정정청구를 했으나, 법원은 정정청구된 청구항들이 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되어 정정청구가 부적법하고, 특허발명 전체도 진보성이 없어 무효라고 판단하여 특허심판원의 심결을 취소했다.

• 정정청구는 청구범위를 줄인 경우에 해당하므로, 정정된 청구항이 특허출원 당시 특허를 받을 수 있어야 적법하다.
• 정정청구된 청구항 1, 2, 4는 비교대상발명들과 기술분야와 목적이 유사하고, 구성요소도 대응되며, 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 정도이다.
• 따라서 정정청구된 청구항들은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로 정정청구는 부적법하다.
• 특허발명 전체도 동일한 이유로 진보성이 없어 무효이다.

특허무효심판에서 청구범위를 줄이는 정정청구를 하더라도, 정정된 발명이 기존 기술과 비교해 진보성이 없으면 정정 자체가 인정되지 않는다. 특허의 유효성을 유지하려면 정정 후에도 발명이 새롭고 진보성이 있어야 한다.