원고가 피고의 등록상표 'TACT'에 대해 부정사용 및 불사용을 이유로 등록취소심판을 청구함

• 원고는 2002년 12월 11일, 피고의 등록상표 'TACT'에 대해 상표권자가 고의로 지정상품과 유사한 상표를 사용해 수요자로 하여금 상품 품질을 오인하게 했고, 등록상표를 심판청구일 전 3년 이상 국내에서 정당하게 사용하지 않았다며 등록취소심판을 청구했다.
• 특허심판원은 2003년 9월 29일, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제3호에 해당하지 않는다며 원고의 청구를 기각하는 심결을 했다.
• 원고는 이에 불복해 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 소송을 제기했고, 법원은 2004년 1월 30일 변론을 종결한 뒤 원고의 청구를 기각했다.
• 피고의 등록상표 'TACT'는 1989년 8월 10일 출원되어 1990년 11월 13일 등록되었고, 2002년 1월 24일 존속기간 갱신등록이 이루어졌으며, 지정상품은 모터보트, 요트, 승용차, 승합차, 오토바이 등이었다.
• 원고는 피고가 일본 혼다 주식회사의 일본 등록상표(국내 미등록)인 대상상표를 알고도 글자체를 변형해 등록상표를 출원한 뒤 실제 사용에서는 대상상표와 동일하게 사용해 부정한 목적이 있다고 주장했다.
• 또한 원고는 피고가 등록상표를 3년간 사용하지 않았다고 주장했으나, 피고 회사와 그 대리점이 운영하는 인터넷 홈페이지에 등록상표와 오토바이(스쿠터)가 소개되어 있었고 하단에 저작권 표시가 있었다.

원고가 피고의 등록상표 'TACT'에 대해 상표법 제73조 제1항 제2호(부정사용) 및 제3호(불사용)를 이유로 등록취소심판을 청구했으나, 특허심판원이 이를 기각하자 그 심결의 취소를 구하는 소송을 제기했다. 법원은 원고의 청구를 받아들이지 않고 기각했으며, 소송비용은 원고가 부담하도록 했다.

• 상표법 제73조 제1항 제2호의 부정사용이 인정되려면, 대상상표가 국내 일반 수요자나 거래자 사이에 널리 알려져 특정인의 상표라고 인식될 정도여야 한다. 그러나 대상상표는 일본에서만 등록되었을 뿐 국내에 등록된 사실이 없고, 국내에서 판매되거나 광고된 증거가 없어 오인·혼동 판단의 대상으로 삼을 수 없다고 봤다.
• 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용 사유와 관련해, 피고 회사와 그 대리점이 운영하는 인터넷 홈페이지에 등록상표와 오토바이가 소개되어 있고 저작권 표시가 있었으므로, 등록상표가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정된다고 판단했다.
• 통상사용권의 설정은 반드시 특정한 형식이 필요한 것이 아니라 묵시적 행위로도 할 수 있다고 봤다. 따라서 대리점 계약을 체결한 자가 통상사용권자 자격으로 등록상표를 자신의 대리점 인터넷 홈페이지에 사용한 것은 상표법 제73조 제1항 제3호의 사용에 해당한다고 판단했다.
• 결국 대상상표가 국내에 널리 알려지지 않아 부정사용이 인정되지 않고, 대리점의 사용으로 불사용 사유도 인정되지 않아 원고의 청구는 받아들여지지 않았다.

이 사건은 상표권자가 등록상표를 직접 사용하지 않았더라도 대리점 등 통상사용권자가 사용한 경우에는 불사용 취소 사유에 해당하지 않는다는 점을 보여준다. 또한 국내에 등록되지 않은 외국 상표는 국내에서 널리 알려지지 않는 한 부정사용 판단의 기준이 될 수 없다는 점을 확인한 사례다.