특허권자가 보유한 탄소성형체 제조방법에 대해 기술적 설명이 부족하여 발명을 재현할 수 없다는 이유로 특허를 무효로 해달라는 소송을 제기함.

【원 고】 【피 고】 주식회사 나노카보나 (소송대리인 변리사 이문욱) 【변론종결】 2012. 6. 19. 【주 문】 1.특허심판원이 2012. 1. 31. 2011당360호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 【청구취지】 주문과 같다. 【이 유】1. 기초사실 가. 이 사건 특허발명 1) 발명의 명칭 : 탄소성형체의 제조방법 2) 출원일/등록일/특허번호: 2003. 5. 1./2006. 6. 26./(특허번호 생략) 3) 특허권자 : 피고 4) 특허청구범위 [청구항 1] 육류나 생선을 구울 수 있거나 조리를 할 수 있는 숯을 주원료로 하는 탄소성형체를 제조하는 방법에 있어서, 1100℃ 이상의 온도조건하에서 가열된 백탄의 숯을 파우더의 형태로 미세하게 1차 분쇄하는 공정; 상기 1차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%를 혼합하는 공정; 상기 혼합공정에서 혼합된 숯 혼합물을 1차 분쇄공정에서보다 더 미세하게 2차 분쇄하는 공정; 상기 2차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯 혼합물을 금형을 통해 일정한 형상으로 성형하는 공정; 상기 성형공정에서 성형된 성형물을 1150∼1250℃의 온도조건하에서 3∼4회에 걸쳐 600∼1100시간동안 가열과 냉각을 반복하여 숙성시키는 공정; 상기 숙성공정에 의해 숙성된 성형물을 진공 상태하의 고로에서 가스를 가열원으로 하여 상온으로부터 3000℃의 온도까지 90∼110시간동안 서서히 재가열을 통해 조직을 치밀하게 하는 공정; 상기 재가열을 통해 조직이 치밀해진 성형물을 200∼300시간동안 자연냉각시키는 공정; 상기 자연냉각공정에 의해 냉각된 성형물의 상하부 표면을 다듬질하는 공정; 및 상기 다듬질공정을 거친 성형물의 상하부 표면에 미세분말상의 숯과 미세분말상의 세라믹을 40∼60 : 40∼60 중량%의 비율로 혼합한 탄소·세라믹 혼합물 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 코팅액을 상기 성형물의 하부면에 분사한 후, 200∼220℃의 온도조건하에서 20∼30분동안 가열 냉각하여 1차 코팅하는 공정과 상기 1차 코팅공정을 거친 성형물의 상부면에 미세분말상의 숯 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후, 220∼240℃의 온도조건하에서 20∼30분동안 가열 냉각하여 2차 코팅하는 공정 및 상기 2차 코팅공정을 거친 성형물의 2차 탄소 코팅층 상부면에 미세분말상의 숯 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후, 380∼420℃의 온도조건하에서 35∼40분동안 가열 냉각하여 3차 코팅하는 공정을 통해 탄소성형체를 완성하는 공정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 탄소성형체의 제조방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항에 대해서도 같은 방식으로 부른다). [청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 숙성공정에서의 가열 후 냉각은 상온에서 자연냉각을 통해 냉각시키는 것을 특징으로 하는 탄소성형체의 제조방법. [청구항 3, 4] (각 삭제) 나. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 2011. 2. 18. 특허심판원에 특허권자인 피고를 상대로 하여, ① 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, ② 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으며, ③ 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들(2002. 5. 3. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2002-32512호에 게재된 ‘숯을 이용한 탄소 음식 조리용기 및 구이판 제조방법’에 관한 발명과 2002. 1. 16. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2002-4920호에 게재된 ‘숯을 이용한 탄소 성형체 제조방법 및 그 탄소 성형물’에 관한 발명)로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2011당360호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 2012. 1. 31. 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명은 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부 가. 이 사건 쟁점 이 사건 쟁점은, ① 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는지 여부 및 ② 이 사건 제1, 2항 발명의 각 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부이다. 나. 발명의 상세한 설명의 기재불비 여부 1)구 특허법 제42조 제3항(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것)은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 등 참조). 2) 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는, ① 이 사건 특허발명의 탄소성형체의 제조방법에 관하여 ‘본 발명에 따른 탄소성형체의 제조방법은 조리(구이)를 할 수 있는 숯을 주원료로 하는 탄소성형체를 제조하는 방법에 있어서, 1100℃ 이상의 온도조건하에서 가열된 백탄의 숯을 파우더의 형태로 미세하게 1차 분쇄하는 공정; 1차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%를 혼합하는 공정; 혼합공정에서 혼합된 숯 혼합물을 1차 분쇄공정에서보다 더 미세하게 2차 분쇄하는 공정; 2차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯 혼합물을 금형을 통해 일정한 형상으로 성형하는 공정; 성형공정에서 성형된 성형물을 1150∼1250℃의 온도조건하에서 3∼4회에 걸쳐 600∼1100시간동안 가열과 냉각을 반복하여 숙성시키는 공정; 숙성공정에 의해 숙성된 성형물을 진공 상태하의 고로에서 가스를 가열원으로 하여 상온으로부터 3000℃의 온도까지 90∼110시간동안 서서히 재가열을 통해 조직을 치밀하게 하는 공정; 재가열을 통해 조직이 치밀해진 성형물을 200∼300시간동안 자연냉각시키는 공정; 자연냉각공정에 의해 냉각된 성형물의 상하부 표면을 매끄럽게 다듬질하는 공정; 다듬질공정을 거친 성형물의 상하부 표면에 미세분말상의 숯 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 코팅액을 분사하여 탄소 코팅층을 형성하는 한편, 200∼420℃의 온조도건하에서 20∼40분간 3차 가열 냉각하여 탄소성형체를 완성하는 공정을 포함하여 이루어진다(갑 제3호증 중 3면 「발명의 구성 및 작용」1문단)’는 내용과, 나아가 ‘1차 분쇄공정(S100)은 백탄의 숯을 파우더 형태의 미세분말상으로 분쇄하는 공정으로, 이 1차 분쇄공정(S100)에서는 1100℃ 이상의 온도조건하에서 가열 제조된 백탄을 분쇄기를 통해 아주 미세한 분말상으로 분쇄하게 된다. 혼합공정(S110)은 미세분말상의 숯이 뭉져질 수 있도록 하는 다른 조성물질과의 혼합공정으로, 이 혼합공정(S110)에서는 1차 분쇄공정(S100)에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%를 혼합하게 된다. 전술한 혼합공정(S110)에서의 휘발분과 회분은 미세분말상의 숯 입자들이 상호 결합되어 뭉쳐질 수 있도록 하는 조성물이고, 목초액은 미세분말상의 숯, 휘발분 및 회분에 수분을 제공해 주는 구성물이다. 이러한 휘발분, 회분 및 목초액은 별도의 제조공정에 의해 얻어지는 것이 아니고, 시중에서 구입할 수 있는 것들이다(갑 제3호증 중 6면 1 내지 3문단)’, ‘1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 1회 실시하고, 다시 1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 하는 방식으로 4회에 걸쳐 가열과 상온에서의 자연냉각을 반복하여 성형물을 숙성시켰다(갑 제3호증 중 6면 9문단)’, ‘본 발명에서는 탄소성형체의 제조시 흑연재의 받침대로 받쳐 진공 상태하에서 가스를 열원으로 하여 15℃의 온도조건으로부터 3000℃의 온도조건까지 약 100시간에 걸쳐 서서히 온도를 높이를 과정을 통해 성형물을 재가열하여 성형물을 구성하는 조성물들의 결합을 보다 치밀하게 하였다(갑 제3호증 중 6면 11문단)’, ‘본 발명에서는 탄소성형체의 제조시 재가열 단계를 통해 조직을 치밀하게 하는 공정(S150)을 거친 성형물을 상온에서 약 10일간에 걸쳐 자연냉각을 시켰다(갑 제3호증 중 6면 13문단)’ 및 ‘본 발명에서 탄소성형체의 제조시 코팅 및 3차 가열을 통한 탄소성형체의 완성공정(S180)은 탄소액(미세분말상의 숯과 테프론 불소수지액의 혼합물) 40 중량%와 세라믹액(미세분말상의 세라믹과 테프론 불소수지액의 혼합물) 60 중량%를 혼합한 코팅액을 성형물의 하부면에 분사한 후 200℃의 온도조건하에서 20분동안 가열하여 1차 코팅하였다. 한편 2차 코팅은 전술한 바와 같이 1차 코팅된 성형물의 상부면에 미세분말상의 숯 50 중량%와 테프론 불소수지액 50 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후 230℃의 온도조건하에서 20분동안 가열하여 2차 코팅을 하였다. 그리고 3차 코팅은 전술한 바와 같이 2차 코팅된 성형물의 2차 탄소 코팅층 상부면에 미세분말상의 숯 50 중량%와 테프론 불소수지액 50 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후, 400℃의 온도로 35분동안 가열하여 3차 코팅을 하였다(갑 제3호증 중 7면 4 내지 6문단)’는 내용이 각 기재되어 있고, ② 또 이 사건 특허발명에 따른 탄소성형체 구이판의 일부를 시료로 하여 분석한 결과가 다음과 같이 기재되어 있다(갑 제3호증 중 8면 표 3). 시험항목단위결과치시험방법고정탄소wt%98.23KS E 3705 : 2001휘발분(VM)wt%0.88KS E 3705 : 2001회 분wt%0.89KS E 3705 : 2001수 분wt%0.02KS E 3705 : 2001 3) 먼저 숯 혼합물의 구성성분에 관한 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는지 여부에 관하여 살피건대, 앞서 본 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 의하면, 탄소성형체의 원료인 숯 혼합물(숯, 휘발분 및 회분)의 혼합비율과 숯 혼합물을 ‘1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 4회 실시하는 숙성공정’, ‘15℃의 온도조건으로부터 3000℃의 온도조건까지 약 100시간에 걸쳐 서서히 온도를 높이를 과정을 통해 성형물을 재가열하는 조직의 치밀화 공정’, ‘상온에서 약 10일간에 걸쳐 자연냉각시키는 냉각공정’, ‘200℃ 내지 400℃의 온도로 20분 내지 35분동안 가열하여 코팅하는 1 내지 3차 코팅공정’을 거쳐 완성된 탄소성형체의 숯, 휘발분 및 회분의 구성비율이 98.23 : 0.88 : 0.89로 동일한데, 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%을 혼합하여 여러 차례 가열공정을 거치면 목초액은 모두 휘발되어 결국 숯 혼합물은 원재료의 혼합비, 즉 숯, 휘발분 및 회분이 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%로 구성된 것이라고 할 수 있는데, 탄소성형체의 원료인 숯 혼합물의 혼합비율과 여러 차례의 가열공정을 거쳐 완성된 탄소성형체의 구성비율이 동일한 것은 기술상식에 반하고(숯 혼합물을 가열하면 회분은 증가하고 휘발분은 감소하는 것은 당해 기술분야의 기술상식에 해당된다, 이 점에 대하여는 피고도 다툼이 없다), 또 완성공정(S180)에서 사용된 코팅액의 성분인 세라믹, 테프론 불소수지가 그 완성된 탄소성형체의 분석결과에서 전혀 검출되지 않는 점 등에 비추어보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 (원고의 또 다른 명세서 기재불비 주장사유인 코팅공정의 1 내지 3차 코팅액을 스프레이 도포할 수 있는지 여부를 살필 필요 없이) 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것으로 보기 어렵다. 4) 이에 대하여 피고는, 발명의 상세한 설명의 표 3에 기재된 분석결과는 이 사건 특허발명에 의해 제조될 수 있는 수 많은 탄소성형체 중 하나의 분석결과를 기재한 것에 불과한 것으로서, 탄소성형체를 제조하기 위해 혼합하는 원재료의 혼합비와 표 3에 기재된 탄소성형체의 성분비는 동일하거나 다를 수 있으니, 이 사건 특허발명은 발명의 상세한 설명 중 혼합공정(S110)에 기재된 혼합비에 따라 탄소성형체를 제조하게 되고, 따라서 이 사건 특허발명을 실시하는데 아무런 어려움이 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 표 3에 기재된 탄소성형체의 구성성분의 비율은 이 사건 특허발명에 의해 제조될 수 있는 탄소성형체 중 하나의 분석결과를 기재한 것이기는 하나, 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%을 혼합하여 여러 차례 가열공정을 거치면 목초액은 모두 휘발되어 결국 숯 혼합물은 원재료의 혼합비, 즉 숯, 휘발분 및 회분이 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%로 구성되게 되고, 원재료를 숙성공정, 조직의 치밀화공정, 3회의 코팅공정 등 여러 차례의 가열공정을 거쳐 제조하게 되면 탄소성형체의 원료인 숯 혼합물의 혼합비율과 여러 차례의 가열공정을 거쳐 완성된 탄소성형체의 비율이 동일할 수 없음이 기술상식임에도, 이에 반하여 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 그 비율이 동일한 것으로 기재되어 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 다. 소결 결국 출원 당시의 기술수준을 기준으로 보아 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명만으로 숯 혼합물의 혼합비율 및 탄소성형체의 구성비율을 일목요연하게 이해할 수 있다고 보기 어려우니, 이 사건 특허발명은 이 사건 제1, 2항 발명의 각 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다. 판사 권택수(재판장) 염호준 최종선