원고가 '경계층 제어용 다층 전자기 타일'을 특허출원(1995

• 원고는 1995년 4월 25일(우선권 주장일 1992년 10월 26일) '경계층 제어용 다층 전자기 타일'이라는 발명을 특허출원(출원번호 제95-701589호)했다.
• 특허청은 1999년 2월 26일, 출원발명의 청구항 제1항부터 제44항까지가 우선권 주장일 이전에 공개된 미국 특허 3,360,220호 발명(인용발명)에 의해 당업자가 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 거절사정을 내렸다.
• 원고는 이에 불복해 특허심판원에 거절사정 불복심판(****호)을 청구했으나, 특허심판원은 2000년 11월 30일 청구항 제1~40항은 진보성이 인정되고 제41~44항은 진보성이 없다고 판단해 심판청구를 기각했다.
• 원고는 2001년 3월 진보성이 없다고 본 청구항 제41~44항에 대한 출원취하서를 특허청에 제출했으나, 특허청은 2001년 4월 이를 반려했다.
• 이에 원고는 특허심판원의 심결을 취소해 달라며 법원에 소송을 제기했다.

원고가 출원한 '경계층 제어용 다층 전자기 타일' 특허에 대해 특허청은 인용발명(미국 특허 3,360,220호)과 비교해 진보성이 없다며 거절사정을 내렸다. 특허심판원은 44개 청구항 중 제1~40항은 진보성이 인정되지만 제41~44항은 진보성이 없다고 보아 심판청구를 기각했고, 원고는 이 심결의 취소를 구했다. 법원은 심판절차에서의 거절이유가 심사절차의 거절이유와 다르지 않고, 특허출원의 일부취하는 허용되지 않는다고 보아 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

• 법원은 특허심판원이 심판절차에서 내세운 거절이유가 심사절차에서의 거절이유와 '완전히 다른' 것이 아니라면 출원인에게 새로 통지할 의무가 없다고 봤다. 출원발명 전체가 진보성이 없다는 거절이유에는 일부 청구항만 진보성이 없다는 심결이유도 당연히 포함되므로, 원고는 심사단계에서 의견을 제출하거나 보정할 기회를 충분히 가졌다고 판단했다.
• 구 특허법은 특허출원의 '전부 취하'만 규정하고 있을 뿐 '일부 취하'에 대해서는 아무런 규정을 두지 않고 있다.
• 만약 일부취하를 인정하면, 시기 제한 없이 청구항 일부를 삭제하는 보정을 허용하는 셈이 되어, 보정 시기를 엄격히 제한해 심사 절차를 신속하게 진행하려는 법 취지에 어긋나게 된다.
• 따라서 법이 정한 기간 안에 특허청구범위를 줄이는 방법으로 일부 청구항을 삭제하는 것은 별개로 하더라도, 출원의 일부취하는 특허법상 허용될 수 없다고 판단했다.

특허 심사에서 '전체 청구항이 진보성 없다'는 거절이유와 '일부 청구항만 진보성 없다'는 심결이유는 서로 다른 거절이유로 보지 않아, 출원인은 이미 의견 제출 기회를 받은 것으로 취급된다. 또한 특허출원의 일부취하는 법에 근거가 없어 허용되지 않으며, 일부 청구항을 빼려면 정해진 기간 내 보정 절차를 통해야 한다는 점을 보여주는 사례다.