원고가 자신의 특허발명에 대한 무효심결에 불복해 정정청구의 적법성과 진보성을 다투며 심결 취소를 구함.

• 원고는 1994년 6월 27일 '유로폼패널 거푸집의 스페이서 및 체결핀'이라는 발명을 출원해 1997년 10월 13일 특허등록을 받았다.
• 피고는 원고를 상대로 이 특허발명의 정정된 특허청구범위가 불명확하고, 비교대상발명 1, 2, 3과 동일하거나 쉽게 발명할 수 있어 신규성 또는 진보성이 없다며 등록무효심판을 청구했다.
• 특허심판원은 2004년 4월 9일, 원고의 정정청구가 잘못된 기재를 정정하거나 불분명한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당해 적법하다고 보았고, 정정된 특허청구범위가 불명확하지는 않지만 비교대상발명들에 비해 진보성이 없어 등록이 무효라는 심결을 내렸다.
• 이에 원고는 심결에 불복해 2004년 12월 16일 변론을 거쳐 심결 취소를 구하는 소송을 제기했다.
• 원고는 정정청구 중 '잘못된 기재를 정정하는 경우'에 해당하는 부분도 정정 후 특허청구범위가 출원 시 특허받을 수 있는 요건을 충족해야 하는데, 심결이 이를 모순되게 판단했고, 정정이 허여되지 않는다면 의견서 제출 기회를 줬어야 한다고 주장했다.
• 또한 원고는 이 사건 특허발명이 비교대상발명들과 목적, 구성, 작용효과가 달라 진보성이 있다고 맞섰다.

원고는 자신이 등록한 '유로폼패널 거푸집의 스페이서 및 체결핀' 특허에 대해 피고가 등록무효심판을 청구하자, 특허심판원이 진보성이 없다며 무효심결을 내렸고, 이에 원고가 심결 취소소송을 제기했다. 법원은 원고의 정정청구가 단순한 오기의 정정으로 적법하다고 보았지만, 정정 후 특허발명이 비교대상발명들을 결합한 발명과 목적·구성·작용효과가 실질적으로 동일해 진보성이 없다고 판단하여 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

• 법원은 특허법 제47조 제3항 제2호의 '잘못된 기재를 정정하는 경우'란 명세서나 도면의 기재가 잘못된 것임이 명세서 전체, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백할 때 본래의 바른 기재로 고치는 것을 의미한다고 설명했다.
• 특별히 정정하지 않아도 권리해석상 불리한 영향을 주지 않는 오기는 정정심판이나 청구의 대상 자체가 되지 않으므로, 그러한 경우에는 특허법 제136조 제4항 등의 정정요건을 충족할 필요가 없다고 판단했다.
• 이 사건 정정청구는 단순한 오기의 정정으로 적법하다고 보았다.
• 그러나 정정 후의 특허발명은 비교대상발명들이 결합한 발명과 그 목적, 구성 및 작용효과가 실질적으로 동일하므로 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없다고 판단했다.
• 따라서 원고의 청구를 기각하고 소송비용은 원고 부담으로 했다.

특허의 정정청구가 단순한 오기의 정정으로 적법하더라도, 정정 후 발명이 기존 비교대상발명들을 결합한 것과 목적·구성·작용효과가 실질적으로 같으면 진보성이 부정되어 특허가 무효가 될 수 있다는 점을 보여준 사례다. 정정 절차의 적법성과 진보성 판단은 별개로 이루어질 수 있다.