전자부품 제조 프레임의 내부 응력을 제거하기 위해 고속 기류로 연마제 입자를 분사하는 선처리 방법을 특허출원하였다.

• 피고인A(원고, 이후 탈퇴)가 1994년 3월 22일 '전자부품 제조 프레임 선처리용 방법 및 장치'라는 발명으로 특허출원을 하고, 1997년 11월 14일 특허청구범위를 보정하였다.
• 특허청 심사관은 1997년 12월 24일, 이 출원발명이 유럽 특허공개공보(인용발명 1)와 미국 특허공보(인용발명 2)에 나온 기술로부터 당업자가 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 거절사정을 하였다.
• 피고인A는 이에 불복하여 특허심판원에 심판청구를 하였으나, 특허심판원은 1998년 11월 28일 98원756호 사건에서 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
• 이후 피고인A는 1999년 4월 9일 이 출원발명에 대한 특허를 받을 권리를 승계참가인에게 양도하고, 1999년 5월 3일 출원인 명의변경신고를 하였다.
• 승계참가인은 특허심판원의 심결을 취소해 달라며 심결취소소송을 제기했고, 법원은 1999년 8월 12일 변론을 마친 뒤 승계참가인의 청구를 기각하고 소송비용도 승계참가인이 부담하도록 하였다.

승계참가인이 특허출원 발명이 인용발명들로부터 쉽게 만들 수 있다는 이유로 거절된 데 불복하여 심결취소소송을 제기했지만, 법원은 거절사정에 없던 새로운 거절이유나 새로운 공지기술 증거를 소송에서 새로 주장하는 것은 허용되지 않는다고 보았다. 다만 주지·관용 기술과 같다는 주장은 새로운 거절이유가 아니라고 판단했으나, 결국 승계참가인의 청구는 받아들여지지 않았다.

• 거절사정에 대한 심결취소소송에서는 원칙적으로 거절사정에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유를 주장하거나 새로운 공지기술에 관한 증거를 제출하는 것이 허용되지 않는다고 보았다.
• 다만 주지·관용의 기술과 동일하다는 주장과 그 예시자료 제출은 새로운 거절이유의 주장이나 새로운 공지기술에 관한 증거제출로 볼 수 없다고 판단했다.
• 이 사건 출원발명의 핵심 구성은 고속 기류를 이용해 연마제 입자를 분사시키는 것인데, 이는 인용발명 1에 기재된 분사노즐 구성과 같거나 비슷하고 그 작용효과도 당업자라면 누구나 예측할 수 있는 정도라고 보았다.
• 리드프레임 내부 응력을 제거하기 위해 미세입자를 충돌시킨다는 점이 인용발명 1에 구체적으로 적혀 있지는 않지만, 미세입자를 웨이퍼에 충돌시켜 얻어지는 효과 중 하나이며 출원발명의 특징적인 구성요소로 보기 어렵다고 판단했다.
• 인용발명 2와 비교해도 산업상 이용분야는 비슷하고, 출원발명 제1항은 당업자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 만들어낼 수 있고 그 효과도 쉽게 예측 가능하다고 보았다.

특허 거절에 불복하는 소송에서는 거절사정에 없던 새로운 거절이유나 새로운 공지기술 증거를 새로 내세울 수 없다는 점이 확인된 사건이다. 주지·관용 기술과 같다는 주장은 예외적으로 허용되지만, 이 사건에서는 출원발명이 기존 기술로부터 쉽게 만들 수 있다는 판단이 유지되어 특허를 받지 못하게 되었다.