원고가 소멸상표와 유사한 상표를 출원·등록하자 피고가 등록무효심판을 청구함

• 원고는 'TITLEIST'라는 소멸상표의 상표권자였는데, 2001년 2월 7일 이 상표의 일부 지정상품에 대해 3년간 사용하지 않았다는 이유로 등록취소심판이 청구되었다.
• 원고는 위 취소심판이 청구된 이후인 2001년 5월 7일, 소멸상표와 표장이 유사하고 지정상품도 일부 겹치는 이 사건 등록상표를 출원하여 2002년 5월 29일 등록을 받았다.
• 소멸상표에 대한 등록취소심결은 2002년 7월 5일 확정되었는데, 이는 이 사건 등록상표의 출원일(2001년 5월 7일)과 등록일(2002년 5월 29일)보다 늦은 시점이었다.
• 피고는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제5항 제3호를 위반하여 등록되었다며 등록무효심판을 청구했고, 특허심판원은 2003년 8월 29일 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부(양말, 방한용 장갑, 슈우트, 스웨터, 카디건, 속셔츠, 와이셔츠, 조끼, 자켓, T셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 남자용 바지)에 대해 등록무효 심결을 내렸다.
• 원고는 이 심결에 불복하여 법원에 심결 취소를 구하는 소송을 제기했고, 법원은 2004년 4월 2일 변론을 마친 후 원고의 청구를 기각하였다.

원고가 소멸상표의 일부 지정상품에 대한 불사용 취소심결이 확정되기 전에 그와 유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하자, 피고가 상표법 제7조 제5항 제3호 위반을 이유로 등록무효심판을 청구하여 인용되었다. 원고는 이에 불복하여 심결 취소를 구했으나, 법원은 등록취소심판 청구일 이후에 출원된 이상 취소심결 확정 전에 등록되었더라도 무효사유에 해당하고, 지정상품 전부가 아닌 일부만 취소되어도 위 조항이 적용된다고 보아 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

• 상표법 제7조 제5항 제3호는 등록취소심결이 확정된 경우, 취소심결 확정 전에 상표권자가 등록출원한 상표라도 그 출원이 취소심판 청구일 이후에 이루어졌다면 등록을 허용하지 않는다. 이는 등록취소심판제도의 실효성을 확보하기 위한 규정이다.
• 따라서 소멸상표에 대한 등록취소심판이 청구된 이후에 이 사건 등록상표의 출원이 이루어진 이상, 비록 등록이 취소심결 확정 전에 완료되었더라도 위 조항이 적용된다.
• 상표법 제73조 제3항은 불사용으로 인한 등록취소심판 청구 시 지정상품이 2개 이상이면 일부 지정상품에 대해서만 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 제7조 제5항 제3호는 지정상품 전부가 등록취소될 것을 요구하지 않는다.
• 따라서 등록상표의 지정상품 전부가 아니라 그 중 일부에 대하여 불사용으로 인한 등록취소심결이 확정된 경우에도 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용된다.
• 이 사건 등록상표와 소멸상표는 영문자 'TITLEIST'를 소문자 필기체로 쓰느냐 대문자 고딕체로 쓰느냐의 차이만 있을 뿐 구성이 동일하여 전체적으로 유사하고, 지정상품도 중복되거나 같은 상품류에 속해 유사하다.
• 결국 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청구취지 기재 부분에 대해서는 등록무효사유가 있으므로, 같은 취지로 판단한 특허심판원의 심결은 적법하다.

이 판결은 불사용으로 인한 등록취소심판이 청구된 후 그 취소심결이 확정되기 전에 상표권자가 유사 상표를 출원·등록하더라도, 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌다면 그 등록은 무효가 될 수 있다는 점을 분명히 했다. 또한 지정상품 전부가 아닌 일부만 취소된 경우에도 상표법 제7조 제5항 제3호가 적용된다는 점을 확인했다. 이는 상표권자가 취소심판을 피하기 위해 유사 상표를 미리 출원하는 편법을 막고, 등록취소심판제도의 실효성을 확보하려는 취지이다.