상표권자가 등록상표와 다른 형태의 표장만 사용해 오자, 상대방이 등록상표가 실제로 사용되지 않았다며 등록취소를 구함

• 상대방(원고)은 상표권자(피고)의 등록상표가 실제로 사용되지 않았다는 이유 등으로 등록이 무효라며 2007년 11월 16일 특허심판원에 등록무효심판을 청구했습니다.
• 문제가 된 등록상표는 1999년 1월 14일 출원되어 같은 해 11월 24일 등록된 것으로, 영문자와 한글이 위아래로 함께 표기된 형태였고, 칫솔·수세미·향수분무기 등 여러 생활용품을 지정상품으로 하고 있었습니다.
• 특허심판원은 2008년 11월 5일 등록상표가 취소 사유에 해당하지 않는다며 원고의 청구를 받아들이지 않았고, 이에 불복한 원고가 그 결정을 취소해 달라는 소송을 냈습니다.
• 재판 과정에서 상표권자의 통상사용권자가 등록상표와 비슷하지만 글씨체나 배열을 바꾼 여러 가지 실사용 표장을 지정상품에 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없었습니다.
• 법원은 이 실사용 표장들이 등록상표와 같은 것으로 볼 수 있는지, 그리고 나머지 사용 주장이 증명되었는지를 집중적으로 따졌습니다.

상표권자가 등록상표를 지정상품에 실제로 사용하지 않았다며 상대방이 등록취소심판을 청구했고, 특허심판원은 이를 받아들이지 않았습니다. 그러나 법원은 상표권자가 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 형태로 사용한 사실을 충분히 증명하지 못했다고 보아, 특허심판원의 결정을 취소하고 다시 심리하도록 했습니다.

• 상표를 실제로 사용하지 않아 등록취소를 구하는 심판에서는 상표권자에게 '심판 청구일 전 3년 안에 등록상표를 지정상품 중 하나 이상에 정당하게 사용했다'는 사실을 증명할 책임이 있습니다.
• 여기서 '등록상표를 사용했다'는 것은 등록상표와 똑같은 상표를 쓴 경우를 뜻하고, 거래 관행상 등록상표와 같다고 볼 수 있는 형태로 조금 변형해 쓴 경우까지 포함되지만, 비슷하기만 한 다른 상표를 쓴 경우는 포함되지 않습니다.
• 등록상표가 영문자와 한글로 함께 구성된 경우, 한쪽이 유난히 작게 표기된 특별한 사정이 없다면 영문자 부분과 한글 부분이 각각 핵심 부분에 해당합니다.
• 실제 사용된 표장들은 등록상표의 핵심 부분인 영문자나 한글 부분만 떼어내 글씨체를 바꾸어 만든 것으로, 사회 통념상 등록상표와 같은 형태라고 볼 수 없었습니다.
• 일부 표장은 글씨체를 바꾸고 입체감을 준 정도여서 동일성을 해치지 않는 것으로 보았지만, 영문자 한 글자를 다른 글자로 바꾼 점 등은 등록상표와 같다고 보기 어려웠고, 나머지 사용 주장도 증명이 부족했습니다.

상표를 등록만 해두고 실제로 쓰지 않으면 등록이 취소될 수 있으며, 이때 상표권자가 '제대로 사용했다'는 사실을 스스로 입증해야 합니다. 등록상표와 글씨체나 구성이 다르게 변형된 표장을 사용한 경우에는 등록상표를 사용한 것으로 인정받지 못할 수 있으므로, 등록된 형태 그대로 또는 동일성을 해치지 않는 범위에서 사용하는 것이 중요합니다.