OO회사(원고)가 퀴누클리딘 유도체 약학 조성물에 관한 특허출원을 하였으나 약리효과 미기재를 이유로 거절되자 심결 취소소송을 제기함.

• OO회사는 1992년 4월 28일 '퀴누클리딘 유도체' 발명에 관하여 국제특허출원을 한 후 특허청에 번역문을 제출하고 국제특허분할출원을 하였다.
• 특허청 심사관은 1999년 10월 26일 해당 출원발명에 약리효과가 기재되어 있지 않아 완성된 발명으로 볼 수 없다는 이유로 거절 결정을 내렸다.
• 이에 불복하여 OO회사는 1999년 11월 26일 특허심판원에 거절사정 불복심판을 청구하였다.
• 특허심판원은 2000년 8월 26일 OO회사의 심판청구를 받아들이지 않고 기각하는 심결을 내렸다.
• 결국 OO회사는 특허심판원의 심결을 취소해 달라고 요구하는 소송을 법원에 제기하였다.

OO회사는 퀴누클리딘 유도체를 포함하는 약학 조성물에 대한 특허를 받으려 했으나, 특허청과 특허심판원은 약리효과가 제대로 적히지 않아 미완성 발명이라는 이유로 이를 허락하지 않았다. 이 사건의 주요 쟁점은 해당 의약발명이 출원 당시 완성된 발명에 해당하는지 여부와 미완성 발명 및 명세서 기재 불비를 거절사유로 혼용할 수 있는지였다. 법원은 이 사건 출원발명이 구체적 수단이 결여되었거나 해결이 불가능한 미완성 발명이라고 볼 수 없으며, 미완성 발명과 명세서 기재 불비는 법적 근거가 달라 혼용할 수 없다고 판단하여 원고의 손을 들어주었다.

• 발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 명확히 구별되어야 하므로, 기재요건을 충족하지 못했다고 하여 곧바로 미완성 발명이라고 단정할 수 없다.
• 이 사건 출원발명은 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나 해결이 명백하게 불가능한 경우에 해당하지 않으므로 출원 당시에 완성된 발명으로 보는 것이 타당하다.
• 미완성 발명은 보정으로 하자를 치유할 수 없고 선원 지위도 인정되지 않는 반면, 명세서 기재 불비는 보정으로 치유될 수 있고 선원 지위가 인정될 수도 있어 법적 효과가 다르다.
• 따라서 법적 근거가 상이한 두 가지 거절사유를 서로 혼용하여 특허를 거절하는 것은 허용되지 않는다.
• 결과적으로 특허심판원이 이를 혼용하여 원고의 심판청구를 기각한 것은 위법하므로 해당 심결은 취소되어야 한다.

이 판결은 특허를 심사할 때 발명의 미완성 여부와 명세서 기재 불비를 엄격하게 구분하여 판단해야 함을 분명히 했다. 기재가 부족하다는 이유만으로 성급하게 미완성 발명으로 몰아세워서는 안 된다는 점을 확인한 중요한 사례이다.