원고가 신경보호성 크로만 화합물 발명에 대해 특허를 거절당하자 특허청장을 상대로 심결취소 소송을 제기함.

• 원고는 신경보호성 크로만 화합물 발명에 관하여 미국에 이어 OO지역 특허청에 특허를 출원하였다.
• 특허청은 이 발명이 이미 알려진 선행 간행물로부터 누구나 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 특허 거절 결정을 내렸다.
• 원고는 이에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 원고의 청구를 받아들이지 않고 기각하였다.
• 이에 원고는 특허심판원의 결정을 취소해 달라고 요구하며 행정소송을 제기하였다.
• 쟁점은 이 사건 출원발명이 기존 발명과 구별되는 독창적인 선택발명으로서 진보성을 인정받을 수 있는지 여부였다.

법원은 원고의 손을 들어주어 특허심판원이 내린 거절 결정을 취소하도록 판결했다. 선택발명의 진보성을 인정받기 위해서는 선행발명에 구체적으로 나와 있지 않으면서도 예측할 수 없는 현저한 효과를 가져야 하며, 출원 당시 명세서에 그 효과가 명확히 적혀 있다면 구체적인 비교실험 데이터까지 처음부터 적어둘 필요는 없다고 판단했다. 따라서 원고의 발명이 기존 기술에 비해 쉽게 만들어질 수 있다고 본 특허청의 판단은 잘못되었다고 결론 내렸다.

• 선택발명이란 이미 넓게 알려진 선행발명 속의 상위 개념에 구체적으로 드러나지 않은 하위 개념을 택한 발명으로, 선행발명에 비해 예상하기 어려운 뚜렷한 효과가 있으면 진보성이 인정된다.
• 선택발명의 명세서에는 기존 기술보다 뛰어난 효과가 있음을 분명하게 적어두면 충분하고, 이를 뒷받침할 구체적인 비교실험 데이터까지 처음부터 모두 기재할 필요는 없다.
• 만약 그 효과에 대해 의문이 제기된다면, 비교실험 데이터와 같이 효과를 입증할 자료는 특허 출원 이후에 제출하는 것도 허용된다.
• 이 사건 출원발명은 인용발명에 구체적으로 개시되어 있지 않으며, 신경보호 활성 등에서 예측하기 어려운 우수한 효과를 가지고 있어 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것으로 보기 어렵다.

이 판결은 특허를 받을 때 선택발명의 진보성을 판단하는 기준과 명세서 기재 방식에 대한 중요한 기준을 제시했다. 특히 출원 당시 명세서에 뛰어난 효과가 명확히 기재되어 있다면 구체적인 실험 데이터가 없어도 되며, 출원 후에 이를 보완할 자료를 제출할 수 있음을 명확히 하였다.