특허권자가 특허청을 상대로 특허심판원의 정정 관련 심결을 취소해 달라고 소송을 냄.

• 특허권자(원고)는 자신이 보유한 특허발명의 특허청구범위 중 일부 항에 대해 정정을 구하는 심판을 특허심판원에 청구했다.
• 특허심판원은 2002년 6월 28일 해당 심판 사건에서 원고의 청구를 받아들이지 않는 심결을 내렸다.
• 이에 원고는 그 심결을 취소해 달라며 특허청장(피고)을 상대로 소송을 제기했다.
• 소송 과정에서 원고 특허의 특허청구범위 제1항, 제3항 내지 제6항 부분은 이미 등록무효가 확정된 상태였다.
• 원고는 제2항에 대해서는 정정을 허용해 달라고 청구했고, 나머지 무효 확정된 항들에 대해서도 정정 문제를 다퉜다.
• 법원은 2003년 7월 11일 변론을 마치고 판결을 선고했다.

특허권자가 자신의 특허발명 중 일부 항에 대한 정정을 구하는 과정에서, 일부 항이 이미 등록무효로 확정된 상태였다. 법원은 무효가 확정된 항 부분에 대해서는 정정 가능 여부를 따질 필요 없이 소를 각하하고, 나머지 항에 대해서는 정정을 받아들이지 않는 기각 결정을 내렸다. 즉 정정 청구 전부를 한꺼번에 각하할 필요는 없다고 본 것이다.

• 법원은 정정심판에서 일부 항에 정정을 허용할 수 없는 사유가 있으면 전체 정정이 허용될 수 없다고 하더라도, 이는 하나의 특허발명에 대한 정정사건에서 일부는 허용하고 일부는 불허하는 심결을 할 수 없다는 의미일 뿐이라고 봤다.
• 특허청구범위의 일부 항이 이미 등록무효로 확정되면, 그 무효된 항에 대해서는 정정 가능 여부를 실체적으로 따질 필요가 없다고 판단했다.
• 따라서 일부 항이 무효 확정되어 일부 허용·일부 불허의 문제가 생기지 않는 경우까지 전체를 하나로 묶어 판단할 필요는 없다고 설명했다.
• 결국 정정 청구 전부가 부적법하다고 볼 수는 없다며, 무효 확정된 항 부분에 대한 소는 각하하고 나머지 항에 대한 청구는 기각했다.
• 소송비용은 원고가 부담하도록 했다.

특허 정정 심판에서 일부 항이 이미 무효 확정된 경우, 법원은 무효가 확정된 부분과 그렇지 않은 부분을 나누어 판단할 수 있다는 점을 보여준 사례다. 정정 청구 전부를 무조건 한꺼번에 각하할 필요는 없다는 법리를 확인했다.